2021年3月3日 星期三

台灣第一件專利連結判決出爐(上):專利權侵害防止的請求權基礎


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2021/03/04 第381期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
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台灣第一件專利連結判決出爐(上):專利權侵害防止的請求權基礎
李秉燊/北美智權報 專欄作家
2020年12月31日,台灣首件西藥專利連結判決出爐。法院認定系爭學名藥構成對新藥專利權的均等侵害,且有高度以「製造」實施該發明之可能,因此判決學名藥廠不得製造系爭藥品。本文劃分為(上)(下)兩篇文章,分別探討本件最主要爭點「專利法第60條之1增訂之前,專利權人得否以專利法第96條第1項後段作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟」和依序簡介本案系爭藥品、系爭專利的技術背景和法院對相關專利有效和侵權爭點的判決結果及理由,期讓讀者能於最短的時間得掌握台灣西藥專利連結制度在實務上的最新進展。

圖片來源:iStockphoto

專利連結(Patent Linkage)制度,係指新藥上市與專利資訊揭露之間、學名藥上市審查程序與其是否侵害新藥專利狀態之間的連結,並賦予前述藥商間一定期間釐清專利爭議,中央衛生主管機關(台灣為衛生福利部食品藥物管理署,下稱食藥署)以此作為准駁學名藥廠申請藥品許可證(簡稱藥證)之依據,期能於學名藥上市之前,先行解決專利侵權爭議,而不致影響藥品使用及公共衛生。

2018年12月29日,台灣增訂藥事法第4章之1「西藥之專利連結」。食藥署依該法之授權,訂定2個子辦法,並建立「西藥專利連結登載系統」,公開新藥藥證所有人提報的專利資訊。2019年8月20日,台灣西藥專利連結制度正式上路。

台灣首件專利連結判決

2020年12月31日,台灣首件西藥專利連結判決出爐。由於法院認定系爭學名藥「落入」新藥專利的均等範圍,且有高度以「製造」實施該發明之可能,爰判決被告(即學名藥廠)不得製造系爭藥品。本件主要爭點包含:(1)在台灣西藥專利連結制度之下,專利法第60條之1增訂之前,專利權人(即新藥廠)得否以專利法第96條第1項後段作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟;(2)本案新藥專利是否有效;(3)本案系爭藥品是否落入新藥專利之文義範圍或均等範圍;(4)法院在何種情況下,應准許專利權人訴請法院禁止被告(即學名藥廠)未經允許而「實施」系爭專利的請求。

本文劃分為(上)(下)兩篇,本篇先介紹本案專利連結的歷程,復說明上述(1)(4)法院對專利權侵害防止的請求權基礎和範圍的判斷結果與理由,期讓讀者在最短的時間掌握台灣西藥專利連結制度在實務上的最新進展。

本案專利連結歷程

美商默沙東藥廠本為本案新藥「怡妥錠」之藥證所有人,及系爭專利第I337076號(076號專利)和第I337083號(083號專利)的專利權人,並已於西藥專利連結登載系統登載上述兩專利的相關資訊。

2020年01月06日,系爭藥品(即正在申請學名藥許可證當中的「怡優脂錠」)的製造商中化製藥依藥事法第48條之9規定,齊備藥證申請資料並向食藥署為第四款(該新藥對應之專利權應撤銷,或申請藥證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權)之聲明後;復於20日內,依藥事法第48條之12第1項前段規定,以書面通知默沙東藥廠。默沙東藥廠於收受前述書面通知之次日起45日內的2020年02月24日,依藥事法第48條之13第1項、專利法第96條第1 項後段、民法第767 條第1項等規定請求防止侵害。由於默沙東藥廠係於2020年01月13日收受被告公司書面通知,依藥事法第48條之13第2項本文規定,食藥署暫停核發學名藥之藥證期間於2021年 01 月13日屆滿。

專利權侵害防止的重要爭點一:專利法第60條之1增訂之前,專利權人得否以專利法第96條第1項後段請求防止侵害之規定為基礎提起訴訟?

專利法第96條第1項規定:「發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止之。」所謂「有侵害之虞」,係侵害雖未發生,就現在既存之危險狀況加以判斷,其專利權有被侵害之可能,而有事先加以防範之必要,但不以侵害曾一度發生,而有繼續被侵害之虞為必要。

然而,中化製藥(以下稱被告)爭執專利法第60條規定學名藥許可證申請人依藥事法規定從事取得藥物查驗登記許可之行為,不受專利權效力所及。因此,為配合藥事法西藥專利連結制度,提供新藥專利權人依藥事法第48條之13提起專利侵權訴訟之請求權基礎,立法者擬以專利法第60條之1 修法草案增訂「專利擬制侵權」規定。按照此規定,於專利法第60條之1 修法草案尚未通過立法並正式施行以前,學名藥廠申請查驗登記許可的行為,依現行專利法第60條規定並非侵害專利權行為,因此默沙東藥廠(以下稱原告)自不得預先提起專利侵權訴訟,更無權就此主張專利法第96條第1 項規定。

但是,法院於本案認為上述主張並不可採。

首先,本案法院認為,學名藥廠「申請學名藥藥證」之行為確實並非侵害專利權。惟其理由係因按專利法第58條第2項規定:「物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為」,學名藥廠「申請學名藥藥證」之行為本不該當該條規定之「實施」而侵害專利權;而非因「申請學名藥藥證」的行為該當專利法第60條規定之「以取得藥物查驗登記許可為目的,而從事之研究、試驗及其必要行為」等發明專利權效力所不及的範圍。被告對該條之解釋恐有誤解。

換言之,學名藥廠申請並獲核藥證後之製造、販賣等實施行為,方為侵權行為的開始。

法院指出,專利法第60條之1 修法草案似未詳予考量專利法第96條第1項前段規定「侵害排除」、後段規範「侵害防止」在學名藥廠「申請藥證後」、「獲核藥證前」得否適用和適用上的差異。基此,法院認為,草案重點應係在學名藥廠「申請藥證後」預為釐清潛在侵權爭議,而於尚無具體損害發生時,新藥專利權人如何對應潛在侵權爭議釐清以完備訴請裁判之聲明之問題,與所謂起訴依據未見得有所關聯。專利法第96條第1 項後段規定之侵害防止,係以有侵害之虞為要件,「侵害之虞」本即為侵害雖未發生,然就現在既存之危險狀況加以判斷,其專利權有被侵害之可能,專利權人自得以此規定作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟。

綜合上述理由,法院最終認定,學名藥廠雖僅處於申請學名藥藥品許可證階段,尚未發生專利權遭侵害之情況,然若已有專利權受侵害之可能,而有事先加以防範之必要,專利權人或專屬被授權人認專利權有受侵害之虞,自得以專利法第96條第1 項後段規定為請求權基礎提起訴訟,並非須因專利法第60條之1修正草案始得取得起訴依據。

專利權侵害防止的重要爭點二:原告以專利法第96條第1 項後段規定為據,請求被告公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系爭藥品,是否有理由?

法院於本案判定系爭藥品「構成」系爭專利權之「均等侵權」後,最終判決本件原告公司訴請被告公司不得製造系爭藥品是合理的,應予准許;其餘請求則予以駁回。以下擷錄相關理由重點。

法院認為本案被告公司就系爭藥品之製造,業經中央主管機關完成學名藥藥品許可證之審查流程,暫停藥品許可證期間即將於110年1月13日屆滿。被告公司仍堅稱系爭藥品並無侵害系爭專利一、二之疑慮等情,可見被告公司於未有主管機關禁止或司法裁判限制之情況下,具有高度可能進行系爭藥品之製造作為,而有禁止被告公司「製造」系爭藥品之必要。

至於原告其他訴請禁止之作為(即為販賣之要約、販賣、使用及進口)及所謂「直接或間接」、「委請他人」等聲明請求,法院則認為除原告現無佐證顯示被告有此等作為即將進行之外,且禁止系爭藥品之製造,則其他訴請禁止行為之客體標的即不存在。故禁止製造即足以防止未來侵害,其他訴請禁止之作為,自然沒有認定的理由,不應准許。

簡評

針對本案最主要爭點:「專利法第60條之1增訂之前,專利權人得否以專利法第96條第1項後段作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟」。法院不僅明確認定,「學名藥廠申請學名藥藥證」的行為並未侵害專利權係因其並不該當專利法第58條第2項規定之「實施」,而非係因其屬專利法第60條規定專利權效力所不及的範圍。換言之,法院將之細分為(1)學名藥廠循專利法第59、60條規定專利權效力所不及的範圍進行研究實驗與試驗的行為、(2)學名藥廠申請學名藥藥證的行為、(3)學名藥廠申請學名藥藥證前後,非以申請藥證為目的,而從事製造的侵權行為。法院亦明確認為,專利法第60條之1訂定後僅係為爭議釐清以完備訴請裁判之聲明之問題,而非取代專利法第96條第1項作為西藥專利連結爭議下侵害排除和侵害防止的請求權基礎。

或有論者認為「擬制侵權」是專利連結制度不可或缺之設計,因此指出從新藥專利權人角度觀察,其權利行使之障礙主要是由於試驗免責和訴訟時間點兩個原因所導致。其援引美國Hatch-Waxman法案的試驗免責規定說明學名藥申請人提出藥證申請前所從事之劑型開發、臨床前動物試驗、臨床試驗或相類之行為,皆非屬專利侵權行為。其更指出美國CAFC判決咸認,在學名藥申請人提出藥證申請後、獲准上市前,鑒於藥品為上市前核准制,藥證核准與否及範圍尚未可知,實無使用、製造、販賣、販賣要約或為上述目的進口之虞,倘無專利法之特別規定,新藥專利權人尚無除去或排除侵害請求權基礎。

筆者對本案法院見解深表贊同,因為現行專利法第60條之1草案內容,並不完全等同於美國立法例中的「擬制侵權」規定,觀乎美國專利法第271條第(e)項第(2)、(4)款自明。且在台灣專利法已有如第96條第1項後段作為侵害防止之請求權基礎的情況下,現行第60條之1草案較似「架橋」使新藥專利權人得以第96條第1項作為請求權基礎的條款,而非「架空」,故非得謂在第60條之1增訂前新藥專利權人即不得提起訴訟。

無論如何,本案(智慧財產法院109年度民專訴字第46號民事判決)開創台灣第一件專利連結判決里程碑,其在專利權侵害防止的請求權基礎的議題上亦為專利連結實務攻防上的一件重要判決,值得有興趣的讀者細讀。在下篇的部分,筆者將持續探討本案專利有效性與侵權判斷的爭點,兩造攻擊防禦相當精采,敬請期待。


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蔣士棋╱北美智權報 編輯部
今年一月底,中國國家知識產權局(國知局)發布了一條重磅消息:《國家知識產權局關於進一步嚴格規範專利申請行為的通知》,宣布將對於申請專利行為實施進一步的嚴格規範;隨後又在農曆年前,再發布一次《關於規範申請專利行為的辦法》的對外徵求意見稿。這兩個動作的目標對象,都是中國境內已行之有年的浮濫專利申請,使得以專利申請為主要業務的眾多中國專利服務業者,過了個有點難熬的年。

圖片來源:Pixabay

其實,早在國知局公布2020全年的專利、商標相關統計數據的新聞發布會上,就已經看得出端倪。當時一反常態的是,這次並沒有公布外界向來最關心的年度專利申請,尤其是發明專利的申請數量,而是把重點放在授權數據上。因此,關於2020年中國專利的申請情況,外界只能從截至去年11月底的數據(發明專利申請140.3萬件)來推估,比起2019年全年的140.1萬件發明專利申請應該是有所成長,但刻意壓制各省市與企業比拚專利申請量的目的,也已不言可喻。

從2019年的「藍天」行動開始,國知局就已經開始懲治種種的不正當專利申請(參見前文:中國專利變局:嚴打不正申請,國知局使出兩招殺手��)。在為期兩年的行動中,也確實揪出不少以騙補為目的的不肖專利業者。然而,之所以會有這些不肖業者,歸根究底來看,還是國家在鼓勵創新的大目標下,為專利申請所提供的各項優厚補助。這項政策一日不調整,盲目追求數量的專利申請也就不可能消失。

圖1:年初國知局發布2020年專利相關數據時,罕見地未提及專利申請統計數字
資料來源:國家智慧財產權局2021年第一季度例行新聞發佈會

因此,在「藍天」行動告一段落後,2021年國知局的新政策,就是取消資補助與嚴打不正申請並進,期待能徹底消除目前的不正當專利申請。

各類專利補助,四年內全部落日

中國現行的專利資補助,依據各地方政府的政策各有重點:有些是著重國內申請,有的則是強調國際申請;有些省市直接對申請人逐案補助金額,有些則是補助專利代理行業……然而,根據國知局的最新規定,在今年6月底前,將全面取消各級政府在專利申請階段,以資助、獎勵、補貼等任何形式的提供的資金支援。

換句話說,不論申請人或者代理人,在今年七月以後,想再取得專利相關的資補助,只剩下獲證後的發明專利。對此,國知局也給出了嚴格限制,僅限於授權「後」補助的形式,而且受資補助對象所獲得的資金總額,不能超過專利官方總規費的50%,也不能資助年費與仲介服務費。而且,這項僅存的專利獲證後資補助政策金額也必須逐年減少,並在2025年以前全部取消。

非正常申請範圍擴大,更列入概括條款

在2017年的《關於規範專利申請行為的若干規定》中,國知局就已經列舉了六種非正常專利申請的樣態,像是提交抄襲現有產品技術的申請、提交多件同一發明的申請等,著重的是申請標的內容是否合宜;但在最新的政策中,又在這個基礎上把非正常申請的範圍再擴大,納入:

  1. 故意將相關聯的專利申請分散提交;
  2. 提交與其研發能力明顯不符的專利申請;
  3. 異常倒賣專利申請;
  4. 專利申請存在技術方案以複雜結構實現簡單功能、採用常規或簡單特徵進行組合或堆疊等明顯不符合技術改進常理的行為;
  5. 其他違反民法典規定的誠實信用原則、不符合專利法相關規定、擾亂專利申請管理秩序的行為。

簡單來說,新政策不只關注標的內容是否合宜,更要監督申請行為是否正常,所以像分散提交申請以規避審查、倒賣專利申請這類脫序行為,都是國知局即將查核的重點。值得注意的是,國知局不只列舉了不合規的行為樣態,更納入了「違反誠實信用原則、擾亂專利申請管理秩序」的概括條款,也就是說就算專利申請不在列舉範圍內,仍然有可能被國知局進行查核或裁罰。

整體來看,受到新政策影響最深的,首推專利代理業。少了來自官方的資補助,未來申請人必須自行負擔全部的申請和維護費用,勢必會影響申請專利的意願。當然,會有多少專利申請案因此消失還難以估算,而且資補助要完全消失,離現在也還有四年的時間,但專利代理業者勢必得及早因應,否則市場衰退帶來的產業整併,會來得比想像更快。


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歐盟法院檢驗商標是否違反善良風俗之規定:2020年C-240/18 P號判決
蘇倚德/北美智權報 專欄作家
(本文作者為輔仁大學財經法律學系助理教授)
台灣商標法與歐盟商標規則皆規定,未符合公共秩序或善良風俗的商標申請予以核駁,其中善良風俗屬於一種在特定時空環境下持續變動的社會共識,違反時則屬於絕對核駁事由之一,然而該條款在歐盟實務上並不常被援引,但2020年2月27日歐盟法院於C-240/18 P號判決中,罕見地闡示關於該條款適用的各項要點,並採用嚴格的檢驗標準,進而推翻歐盟商標專責主管機關以及初審法院的見解,對該法律議題的相關理論和實務皆極具參考價值。

圖片來源:PICTURE TREE INTERNATIONAL

台灣商標法第30條第1項第7款設置所謂的「公序良俗條款」,即妨害公共秩序或善良風俗的商標不得註冊,並且經智慧財產局於2015年發布「商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準」,有助於明確該條款如何具體操作,並已有相關案例(請參考北美智權報262期文章:《「撿肥皂」是否違反公序良俗?淺談商標法的道德條款》)。而歐盟2017/1001號商標規則(原歐盟207/2009商標規則)第7條「絕對核駁事由」(Motifs absolus de refus)第1項第f款亦有設置該條款,規定拒絕註冊違反公序良俗(contraires �� l'ordre public ou aux bonnes m�廡rs)之商標,然該條款在實務上並不常被援引,而2020年2月27日歐盟上訴審及終審法院於C-240/18 P號判決中,罕見地闡示關於該條款適用的各項要點,並採用嚴格的檢驗標準,不但推翻了歐盟商標主管機關以及初審法院的見解,同時強調「言論自由」(libert�� d'expression)於商標領域的重要性。

品味低俗的商標不得註冊?

2013年德國喜劇電影「Fack Ju G�仡te」(台灣片名翻譯為「不良鮮師」)上映,劇中女主角飾演一名懦弱且古板的高中教師,為與後段班問題學生改善關係,深夜與學生一同到鐵軌上對空火車廂進行噴漆塗鴉,其中一名班級意見領袖噴製了「Fack Ju G�仡te」藝術字型圖,此亦為該電影片名。該片名前兩個字詞若以德語發音,在不考慮音調的情況下,則會與英語下流粗話「fuck you」發音幾乎相同,而第三個字詞「G�仡te」則是近代德國大文豪歌德(G�尒he)姓氏的故意錯誤拼寫(「h」和「t」顛倒),兩者雖不相同但相當近似,而該片在德國當地累積超過七百四十萬人次入院觀賞,成為德國本土當年度票房冠軍。

電影製作公司Constantin鑑於其商業成功,分別於2015年和2017年推出續作,並於2015年將片名「Fack Ju G�仡te」向「歐盟智慧財產局」(EUIPO)申請歐盟商標註冊,指定使用於多達13類不同的商品與服務(例如肥皂、珠寶、印刷品、玩具、服飾、咖啡、啤酒、通訊服務、教育等)。然而該申請被主管機關以違反善良風俗為由而核駁,其後續行政救濟「上訴委員會」(Chambre de Recours)以及歐盟初審「普通法院」(TUE)司法救濟皆維持原核駁處分,認為該商標所針對之相關公眾(概念上近似台灣商標法之「相關消費者」)為一般德語使用者(germanophone),並非侷限於購買相關商品之潛在消費者,所有一般大眾(包含對不熟悉該片者以及無購買能力的孩童),皆可能於日常生活中看到Fack Ju G�仡te商標。

即使fuck一詞的使用隨著演變已脫離原本單純的性交意涵,也可以用以表達對某人的憤怒與輕蔑(例如中文翻譯有時會是「去你的!」,其中並無性交之意圖),但該詞客觀上粗俗(vulgaire),且此種表達的「本身」(intrins�嫭uement)也粗俗,又加入G�仡te一詞,更是對歷史名人歌德的汙辱,使人感到震驚(choquante)。簡言之,普通法院認為該片名不僅是品味差勁(mauvais go�矌),更是一種具冒犯性(offensante)且粗俗的侮辱性髒話,會造成一般消費者感到震驚,從而並不接受商標申請人以刻意拼寫錯誤而構成幽默特徵(caract�嫫e ironique)抗辯。另一個值得注意的是,由於該電影極為賣座,使該片名被特定消費者(甚至達到一般消費者的程度)所普遍認知,可能已達著名程度(notori�膺�薄^,但普通法院法官仍援引公序良俗條款來維持原核駁處分。

應具體分析善良風俗之內涵

雖然台灣學界將此條款通稱為公序良俗條款,然而「公共秩序」與「善良風俗」兩者分屬各自獨立但又緊密之法律概念(因有時不易清楚區分,且能相依相成),歐盟法院佐審官(avocat g�聲�臆al)Bobek先生就該案表示,公共秩序來自上位者(立法者)之垂直式規定,善良風俗則是一種水平式的社會共識(consensus social),而該案爭點僅涉及對後者之探討。根據定義,所謂善良風俗乃該社會於特定時間(�� un moment donn�薄^的基本社會規範與道德價值(normes et valeurs morales fondamentales),並會隨著時空環境而演變,歐盟法院認為若要援引違反善良風俗的規定,應以客觀方式評價當時社會環境,其中需同時考量該商標之「通常涵義」(sens habituel),以及「社會上之一般使用情形」(g�聲�臆alement utilis�縹),若實際上相關公眾並未輕易感到被冒犯,或是不會感到震驚,便未違反善良風俗。

因此,終審法院認為初審法院並未就電影上映實際和當時的社會環境(contexte social concret et actuel)進行評價(善良風俗尚須考量特定社會環境不同的文化、宗教和哲學等要素),是錯誤地解釋和適用該條款。值得注意的是,傳統上歐盟智慧財產局在審理歐盟商標絕對核駁事由時,採行透過理論和經驗法則來進行評價的「抽象性判斷」(appr�繁iation abstraite),而非透過實證測試的「具體性判斷」,所以該案依照傳統,僅就申請商標與指定商品及服務的本身性質(qualit�臃 intrins�嫭ues)進行評價,並不會特別考慮相應的實際外部情形(circonstances ext�臆ieures),但如今歐盟法院於該判決的立場,等於是加入「執行實證檢驗」這項新要件,事實上增加專責機關的負擔,使未來要援引該條款進行核駁時會更為困難。

即使粗俗但還未違反善良風俗

歐盟法院確認該案相關公眾為以德國及奧地利為主的歐盟德語使用者,認為即使「Fack Ju G�仡te」可翻譯成英語「Fuck You Goethe」,但是德語母語使用者相較於英語母語使用者,對於該英文表述的感受性(susceptibilit�薄^並非如此強烈,該法院意見若用白話文解釋,便是英文粗話「fuck you」對於德語母語使用者而言,沒有那麼強烈和骯髒(筆者根據自身多年海外生活經驗,原則上是同意這樣的說法)。雖然歐盟法院也表示該片商業的成功,但也不能直接說明該片名未違反善良風俗,還是需要對各種要件綜合分析,而該片名於上映時並未引起爭議。另外,該片被德國對外文化機構「歌德學院」(Goethe-Institut)以教學為目的,作為年輕群體學習德語之課程教材使用,也未引起爭議,該片名雖有「G�仡te」一詞,但歷史人物歌德並未在劇中扮演任何角色(僅因其文學偉人的身分而常被代指成學校的「德文課」),而非對歌德的羞辱(筆者參酌劇情,認為編劇欲表達學生對於在學習艱難、複雜的德文文法時,一種不滿的宣洩)。

歐盟法院亦特別指出,該判斷基準應建立在一個「具備敏感性和容忍度平均極限的理性人感知」之上(perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilit�� et de tol�臆ance moyens),並考慮系爭商標於該特定情境(立法規定、行政慣例、整體民意和相關公眾過去對近似商標的反應等)所可能產生的個別狀況,而非依據審查人員的「個人品味」(go�矌 personnel)來判斷。該案從各種跡象顯示,系爭商標並未達到相關公眾道德上無法接受(moralement inacceptable)的程度,最終,歐盟法院廢棄初審法院的判決,並撤銷專責機關之核駁行政處分,認為該商標並未違反善良風俗。

該終審判決罕見地闡明檢驗善良風俗的各項要點,並一改專責機關以往未經實證的抽象性判斷方法,認為據以核駁時,應檢驗系爭商標對於當時社會環境的「實際影響」情形,事實上增加專責機關的負擔,在未來的實踐上,可能會顛覆過去專責機關要求系爭商標申請人證明其申請內容未違反善良風俗的情形,換句話說,將從傳統上「由申請人證明未妨害善良風俗」,轉變成「由核駁者證明有違反善良風俗」,其中深層的含義,可謂是歐盟法院在提醒專責機關應慎用公序良俗條款,以保障言論自由這項基本權利。


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狄力╱北美智權報 專欄作家
(本文作者為美國智慧財產權事務所專利從業人員)
在目前新冠疫情依然方興未艾的情況下,歐洲專利局 (EPO) 異議舉發 (Opposition) 提供了遠端視訊口頭審理 (Virtual Oral Hearing)的服務,成為另一種異議舉發策略考量的新選擇。筆者所任職的美國事務所代表一美國公司,有多個歐洲異議案持續等待Oral Hearing進行,在多方考量下,兩造雙方同意以遠距視訊方式進行Oral Hearing,本文為筆者視訊口審之實際經驗分享及策略建議。

圖片來源:Pixabay

簡介歐洲專利異議舉發 (EP Opposition)

在歐洲,專利異議舉發 (Oppositions) 是商業競爭對手經常運用的手段(類似台灣的專利權舉發),用來挑戰核發專利的有效性。歐洲專利自核准公告起9個月內,任何人都可基於歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)向歐洲專利局提出異議 (Oppositions) 。異議提出後,專利權人 (Proprietors) 和異議人 (Opponents) 可以提出論述,彼此反駁並提出各自論點。到一個階段後,異議審查委員會 (Opposition Division) 便會提供初步判決 (Preliminary Opinion) , 闡述異議審查委員們針對專利權人和異議者的論述所提出看法與回應。口頭審理(Oral Hearing) 是異議程序中安排在Preliminary opinion 發佈後的其中一個程序。口頭審理程序讓專利權人、異議人和異議審查委員會的審查員,可以在歐洲專利局現場一起進行口頭闡述和辯論。

遠距Virtual Oral Hearing

2020年,突如其來的疫情讓國際旅遊及出庭顯得遙不可及。因此,自從2020年初疫情爆發以來,大多數在異議舉發中已經預定好日期的口頭審理程序都被迫延期舉行。隨著疫情不斷加溫且絲毫沒有減輕的跡象,歐洲專利局累積待口頭審理的案件持續增加。約在2020 年暑假過後,歐洲專利局開始鼓勵專利權人和異議人利用視訊會議來進行Oral Hearing。

筆者所任職的美國事務所代表的一家美國公司,有多個歐洲異議案持續等待Oral Hearing進行。考量已經累積的案件數量漸多,及某些案子有商業考量的急迫性,不斷延後並持續等待傳統現場Oral Hearing的排期顯得緩不濟急,而且累積的案量也不太可能在2021年內消化完成。在多方考慮之下,我方代表的專利權人和此案的兩個異議人經過多次溝通之後,同意以遠端視訊方式進行Oral Hearing。

視訊參與人員

在此案件中,我方美國專利權人由兩位美國事務所代表人 (Proprietor's US representative, e.g., P-US1, P-US2) 代表。因為專利異議舉發的場合在歐洲,因此我方另委任一歐洲事務所兩位代表人 (Proprietor's EP representatives, e.g., P-EP1, P-EP2) 進行口頭闡述與抗辯。

至於異議者方面,總共有兩位。第一異議者 (Opponent 1) 同樣是美國公司,委任一位歐洲事務所代表人 (Opponent 1 EP representative, e.g., O1-EP1) 進行口頭闡述與抗辯。第二異議者 (Opponent 2) 是加拿大公司,委任了兩家歐洲事務所共三位歐洲代表人 (Opponent 2 EP representatives, e.g., O2-EP1 and O2-EP2) 進行口頭闡述與抗辯。歐洲專利局的異議審查委員會則由三位登記在案件中的審查員出席,其中一位為審查主席 (OD chairman),另外兩位為第一 (OD 1) 和第二審查員 (OD2) 。

視訊畫面

圖1為視訊中的畫面截圖。與會人數總共有 12 人,包括我方專利權人美國事務所代表兩人 (P-US1, P-US2) 、我方專利權人歐洲事務所代表兩人 (P-EP1, P-EP2) 、第一異議者代表的歐洲事務所一人 (O1-EP1) 、 第二異議者代表的歐洲兩個不同事務所共三人 (O2-EP1, 兩人在同一個螢幕帳號下和O2-EP2) 、 異議審查委員會的三名異議審查委員 (OD Chair, OD1, OD2)。在本案件中,有一人以公眾的身分旁聽。根據之前多次交手的經驗,我們相信這位公眾的聆聽人是第一異議者 (Opponent 1) 美國公司的內部專利律師。

圖1. 進行中的遠距視訊Oral Hearing畫面截圖

專利權人,和第一異議人的代表人均來自美國公司,美國東岸和歐洲有六個小時的時差,所以歐洲時間9:30 AM 開始審理,相當於美國時間3:30AM,我方美國代表便開始在電腦前面準備視訊。

視訊流程

會議採Zoom視訊平台進行,一開始時先有身分驗證的程序。Zoom視訊平台提供的 Breakout Room功能讓審查員可以逐一對需要進行身分查核的人士私下進行身分證明文件審閱。身分查核完畢之後,Oral Hearing 便正式開始。

在Oral Hearing 進行時,本案件的審查主席大致上遵從初步判決 (Preliminary Opinion) 的內容,針對審查主席覺得最大的爭議點進行討論。如果有多個爭議的前案,本案的審查主席只會選擇審查委員們覺得最需要解釋的前案,讓三方進行口頭言詞辯論。在三方發表完意見及看法之後, Oral Hearing 便會中斷,讓審查委員們到Breakout Room 進行討論。此時所有與會人員便會切換靜音模式並關閉視像,通常大約 15-20 分鐘後,審委們便會再次打開視像,此時所有與會人員便知道審查委員們已經有決定要宣告,與會人員也會開啟視像,讓審查委員們知道大家都已經回座,準備聆聽宣告。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》279期:疫情下歐洲專利局視訊口頭審理 (Virtual Oral Hearing) 策略建議


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《IP小辭典》實體審查
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
自2002年10月26日起,發明專利申請案須經申請實體審查,智慧財產局才會進行技術審查。「發明請求實體審查」是指提出發明專利申請後,任何人如欲知道該發明是否符合專利要件,必須於申請日起三年內提出實體審查申請,若三年內無人請求實體審查,該申請案即視為撤回。申請人可於申請專利時,一併申請實體審查,亦可於申請後三年內提出申請,由申請人自行斟酌。

圖片來源:Pixabay

根據專利法第38條之一規定,任何人均得申請實體審查,如自申請日起(不含優先權日)三年內,未申請實體審查者,該發明申請案即視為撤回。因此,申請人以及申請人以外之第三人均得申請實體審查。

實體審查係就發明專利申請案是否有不予專利事由進行審查,依專利法規定,是否准予發明專利,應審酌之事項如下:

(1)發明之定義。

(2)產業利用性、新穎性及進步性要件。

(3)擬制喪失新穎性要件。

(4)法定不予發明專利事由。

(5)記載要件。

(6)先申請原則。

(7)同人同日就相同創作分別申請發明及新型,不依期擇一,或其新型專利於發明專利審定前已不存在。

(8)單一性要件。

(9)分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍。

(10)修正超出原申請時所揭露之範圍。

(11)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍。

(12)誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

(13)改請後超出原申請案申請時所揭露之範圍。

只要有任一項不准專利事由,即可為不予專利審定,若無不准專利事由,則應予發明專利。

表一、「實體審查」之相關法源 資料來源:智慧財產局

條號

法條內容

專利法第36條

專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查,應指定專利審查人員審查

之。

專利法第38條

發明專利申請日後三年內,任何人均得向專利專責機關申請實體審查。
依第三十四條第一項規定申請分割,或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利,逾前項期間者,得於申請分割或改請後三十日內,向專利專責機關申請實體審查。
依前二項規定所為審查之申請,不得撤回。
未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者,該發明專利申請案,視為撤回。

如何申請實體審查

若要申請實體審查,可至智慧財產局官網下載「發明專利實體審查申請書」,實體審查申請書應載明以下事項:

(1)申請案號;

(2)發明名稱;

(3)申請實體審查者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所;有代表人者,並應載明代表人姓名;

(4)委任代理人者,其姓名、事務所;

(5)是否為專利申請人。

申請實體審查後即進入審查程序,並已將申請實體審查之事實刊登公報周知,為避免第三人重複申請實體審查及審查經濟之考量,不得撤回實體審查申請。實體審查雖不能撤回,但若是申請人有實際需要,可直接申請撤回該發明案。

實體審查規費

實體審查每件費用為7000元,申請專利範圍之請求項在10項以內,且摘要、說明書、申請專利範圍及圖式合計在50頁以下;若申請專利範圍之請求項超過10項,每項將加收800元。摘要、說明書、申請專利範圍及圖式超過50頁者,每增加50頁加收500元,其不足50頁者,則以50頁計。若申請專利範圍超過10 項,或說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計超過50 頁,在提出實體審查申請時,應一併繳納包含超項費和超頁費在內的實體審查費。

由於「獨立項」和「附屬項」僅是記載形式上的差異,對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響,均為決定是否符合專利要件、提起舉發和主張專利權的基本單位,因此申請實體審查時,均以請求項數為計費基礎,獨立項及附屬項都是逐項收取實體審查費。如申請時未同時提出實體審查,僅需先付申請規費3500 元即可。

有申請實體審查與未申請實體審查有何差異?

有申請實體審查者,智慧財產局將進行專利要件審查,審查符合規定者,發給核准審定書,申請人繳交第一年年費及證書費後,自公告之日起給予專利權。審查不符合規定者,發給審查意見通知書,限期通知申復或修正,申請人如逾限未申復或修正,或申復或修正的結果無法克服不予專利之事由,將發給核駁審定書,不予專利。至於未申請實體審查者,智慧財產局不會進行專利要件審查。

圖一、發明專利案審查及行政救濟流程圖
圖片來源:智慧財產局

發明專利的實體審查須視審查類別而有不同時間,目前平均審結期間為21個月,發明專利申請案若符合加速審查AEP,或專利高速公路PPH 規定或優先審查者,亦可申請加速審查或優先審查。

如何得知發明申請案是否已申請實體審查?

申請實體審查之事實,會刊載於發明公開公報。公開前申請實體審查者,刊載於發明公開公報之內容中;公開後申請實體審查者,刊載於發明公開公報之申請實體審查目錄中,公眾若想知道一項發明申請案是否已申請實體審查,可自發明公開公報查閱,除了利用智慧財產局網站的「中華民國專利資訊索系統」進行查詢,也可親至智慧財產局查閱或以電話查詢。

為提升專利審查品質及透明度,智慧財產局對於提出實體審查之申請案,會製作「專利申請案檢索報告」併同「審查意見通知函」或「核准審定書」給予專利申請人。若由第三人申請實體審查時,通知進行實體審查的公文正本,會發通知給提出申請的第三人,並發副本通知給專利申請人。


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