USPTO發布《人工智慧工具USPTO實務使用指引》,依據美國現行法規及政策,針對AI工具的機會與風險,提示相關操作注意要點。
2024年4月,USPTO於美國《聯邦公報》(Federal Register)發布《人工智慧工具USPTO實務使用指引》(本文簡稱《2024年4月指引》)[1],依據美國現行法規及政策,針對AI工具的機會與風險,提示USPTO程序當事人和代理人相關操作注意要點,內容自發布日即起生效。
AI工具的機會與風險
AI工具可用以產生內容、撰寫法律研究備忘錄、執行盡職調查(due diligence)分析、自法院意見書提取法律原則、協助準備取證相關工作、分析大量數據、發現人眼無法察覺的模式,因此,愈來愈多專利從業人員使用AI工具做先前技術研究、自動檢核專利申請案件內容、摸索USPTO審查官行為模式。USPTO專利審查官也早已開始使用More Like This Document (MLTD)、Similarity Search之類的AI工具,輔助其檢索審查。
然而,AI輸出不一定完整精確,使用者若未確實把關,可能衍生嚴重的錯誤陳述及漏洞,例如有實際案例發現,AI輔助準備的法律訴狀援引資料為虛構內容,並導致提交這些訴狀的律師受到懲處。此外,使用AI工具時,須向第三方AI系統分享敏感和機密資料,或有違反技術出口管制、境外申請許可(foreign filing license,簡稱FFL)等規定的可能,且不無國家安全層面的風險疑慮。有鑑於專利及商標申請案件的撰稿準備、送件申請、PTAB和TTAB等程序都可能使用AI工具,為提升其使用效益、降低潛在風險,USPTO持續發布及更新相關AI工具使用指引。
美國現行法規注意要點
《2024年4月指引》特別就AI輔助工具之使用,提醒注意美國專利制度現行規定。內容包括但不限於:
(1) 坦誠與善意義務(duty of candor and good faith)
依37 CFR 11.303,美國專利代理人與USPTO的業務往來本就應負坦誠與善意義務,以專利業務為例,提交資訊揭露聲明(information disclosure statement,簡稱IDS)以呈報可專利性實質相關資訊,當是其中最常見的一種,但坦誠與善意義務不限於提交IDS,凡與USPTO官方有所應對交涉,都應誠實以對。比方,USPTO程序任一方當事人發現,先前向USPTO或其他美國政府機構提交的資料主張不正確,或與該方其他聲明立場不一致,須立即更正記錄。
USPTO未規定須揭露所請發明或提交文件的AI使用狀況,但若AI使用程度已達37 CFR 1.56(b)定義的可專利性實質相關,即有義務向USPTO揭露此一資訊。例如專利稿件係利用AI撰寫,說明書出現不是發明人構思所得的實施例,請求項也寫入此一實施例,申請案所列自然人發明人對該請求項所請發明無重大貢獻,在這種情況下,將產生未提示正確發明人或不具適格發明人的問題(因此送件前,應再確認每一項所請發明是否皆有來自所列自然人發明人的重要貢獻)。又如,發明過程使用AI輔助,假使無法肯定所請發明是否真有至少一位自然人發明人的重要貢獻,這種疑慮意味著,發明過程中自然人發明人與AI的互動(比方期間AI使用的輸入、輸出資料),可能屬37 CFR 1.56(b)定義須呈報的可專利性實質相關資訊。
再者,使用AI工具輔助撰寫專利稿件,申請案送件前務須再有真人過目。比方,使用AI撰寫美國專利稿件時,務須在申請案送件前完成技術內容檢查工作,剔除明知不具可專利性的請求項,確認說明書及圖式揭露的技術內容正確、符合35 U.S.C. 112各項要件,且清楚區分Prophetic Example與Actual Working Example,否則,等送件後再修正,有可能引發New Matter問題;當然,假使美國案主張的外國優先權案就是以AI輔助寫成,技術內容檢查工作須提前在優先權案送件前就完成,否則,美國案更正其中的技術內容錯誤時,可能隨之喪失優先權保護。同時,若使用AI提示具有或不具可專利性的證據(例:商業上的成功、長久以來未被滿足的需求、其他次級考量證據),或撰寫宣誓書(affidavit or declaration)、Petition、核駁答辯稿件,宜再檢視所列法律、技術內容是否正確屬實,因為不論是否使用AI,不論有無主觀犯意,提交給USPTO的文件不能摻雜不正確的陳述證據,也不容遺漏可專利性實質相關資訊。
商標案件亦是如此,若使用AI生成或輔助工具撰寫商標申請、註冊展延、TTAB程序文件,及核駁答辯或TTAB訴狀所列援引資料之類,送件前務須仔細確認所列事實及陳述是否為真、有證據支持、符合37 CFR 11.18(b)要件,尤應注意避免提交AI生成但非商標實際商業使用的樣本,又或是其他市場上實際上找不到的AI生成證據。未正確闡述事實、法條的AI生成材料,包括無關材料,或是無謂重覆(unnecessarily cumulative)材料,可被視作是為不當目的提交、造成USPTO程序無謂延長或成本無謂增加的文件。
(2) 簽名要件及相應宣誓
向USPTO提交文件,原則上該文件一定要有署名人親自簽名,以確保利用AI輔助工具草擬的文件有自然人加以檢視,且此一自然人相信文件所述為真、文件的提交非出於不當目的。因為一旦於文件上署名,代表簽名人同時依37 CFR 11.18(b)宣誓:(1)所有陳述皆(據信為)真,若蓄意作不實虛假陳述、使用或包含不實虛假陳述,可依18 U.S.C. 1001及其他刑法規定懲處,並可能會損害所提文件的證明價值;且(2)提交文件並無不當目的、法條論述有法規依據、各項指控和(反駁)事實論點皆有證據支持。
【本文未完,完整內容請見《北美智權報》357期:生技產業面臨兩大挑戰:專利到期衝擊營收、創新赤字待解】
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