專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決

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2023/07/20 第505期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決     法規訴訟 2023美國聯邦最高法院Jack Daniel v VIP案判決：嘲諷（parody）並非商標侵害的免死金牌 談美國經濟間諜法之刑事責任     智財管理 永續發展帶動節能產業，近十年綠商標占商標總申請量15% 蝙蝠俠徽章商標是否欠缺識別性？2023年歐洲普通法院 Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO案       專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決 楊智傑/雲科大科法所教授 日本智財高院大合議庭於2023年5月26日作出重要判決，明確地突破了專利侵權屬地主義的限制。該案被告所提供的是跨境線上軟體服務，而法院要問的問題是：被告的系統有一部分不在日本而在美國，是否屬於日本境內的專利實施？最後智財高院認為，該系統的主要使用在日本，儘管系統部分元件在外國，無礙於構成在日本的專利侵權。 線上軟體服務跨境提供 在網路數位時代，越來越多的科技屬於「線上軟體服務」科技（Software as a Service，簡稱SaaS），其是一種軟體交付模式，在這種交付模式中，軟體僅需通過網路，不須經過傳統的安裝步驟即可使用，軟體及其相關的資料集中代管於雲端服務[1]。 日本與所有國家一樣，專利保護強調屬地主義原則，但面臨此種跨境網路科技專利時，要處理的問題是，此種線上軟體服務的電腦程式或整個系統，有一部分放在日本境外，例如電腦程式儲存在境外的伺服器上，其是否構成在日本的專利實施？ 日本專利法的實施定義 日本專利法第2條(3)規定何謂專利的實施：「本法中的實施發明，指下列行為：(i) 物（包括電腦程式等類似標的）之發明，指物的生產、使用、轉讓等（指轉讓、出借；如果標的是電腦程式或類似標的，則包括透過電信網路提供）出口、進口、提供銷售或出借（含轉讓或出借之目的而展示等）。」 一方面，如果專利標的是「電腦程式」，則從境外提供到日本的電腦程式，該「提供」算不算發生在日本？二方面，如果專利標的是「系統」，則整個系統是否屬於在日本的「生產」？ 電腦程式跨境提供（2018(Ne)10077） 早先，日本智財高院於2022年7月20日先做過一起判決。該案件為2018年(Ne字)10077號判決，原告是日本的電玩公司Dwango公司，被告是美國的FC2公司。該案涉及的專利是一個電腦程式，乃是一個讓使用者分享影片內容並在影片內容上面展示使用者的評論的「電腦程式」[2]。雖然這個電腦程式鎖定的目標族群是日本的使用者，但是該電腦程式儲存在美國的伺服器上，故在傳輸時，是從美國傳輸到日本，有一部分乃使用日本境外的電信傳輸線。故該案問題在於，若要構成第2條(3)的「透過電信網路提供」，是否該提供的所有行為都必須在日本境內完成？[3]。 日本智財高院判決指出：「......如果系爭提供行為的所有部分，即使是形式上的，都必須要在日本領土內完成，才能構成侵權的話，那麼打算侵害此類專利的人可以輕鬆地將該設施的一部分移至日本境外，就免除專利權侵權責任。在當今數位社會中存在大量的網際網路相關發明，若允許這種規避行為應該被認為是極其不公正的。所以如果一項實施專利發明的行為，可以被認評價為是在日本境內實質和普遍地進行（substantially generally done）進行，即使該行為的所有要素並未在日本境內完成，而認定該日本專利已經受到影響，並不違反專利屬地主義。[4]」 日本智財高院提出了判斷一個位於日本境外伺服器上電腦程式的提供行為，算不算是在日本實質上和完全地進行，要綜合四個因素： 1.該提供是否能夠清楚、容易地區分是在日本境內提供還是日本境外提供； 2.該提供的控制是否發生在日本； 3.該提供是否針對日本用戶； 4.根據該提供所獲得發明的效果是否在日本實現[5]。 該案中，智財高院認為，第1點沒辦法清楚區分，第2點控制下載者在日本，第3點乃針對日本用戶，第4點所下載的電腦程式效果在日本實現。因此智財高院認為，將該案中的電腦程式的提供評價為在日本境內，是適當的[6]。 網路系統跨境建置（2022(Ne)10046）（2018(Ne)10077） 除了上述判決，在相同的原告被告之間，還有另一起案件。專利標的同樣涉及線上軟體服務，但標的為「系統專利」，而非上述的「電腦程式」。故這次的問題與前案有點不同，爭執的不是「電腦程式的提供」，而是整個「系統」的建置，亦即專利法第2條(3)的生產，是否發生在日本？ 原告的專利是日本專利號JP6526304號專利「一種評論分發系統（comment distribution system），包括伺服器以及透過網路連接到伺服器的終端設備」。根據其說明書，該評論分發系統是一種系統，「讓其在播放影片內容時，可以讓使用者在使用被撥放的影片內容時，同步進行溝通」。更進一步說，該系統讓使用者可以分享影片，並讓戶用透過評論彼此溝通，使用者透過其終端設備傳出的評論，會在影片播放時展示在影片內容上[7]。 本案中，被告系統的伺服器是放在美國，沒放在日本。也就是說，看起來該專利所有的元件都具備，好像符合日本專利法第2條(3)所講的「生產」，但是伺服器位於美國。由於日本也採專利屬地主義，因此本案問題在於，被告系統是否侵害了日本的專利？ 地院判決與徵求法庭之友意見 （2022(Ne)10046）（2018(Ne)10077） 東京地區法院於2022年3月24日作出一審判決（2019(Wa)25152），認為既然伺服器建置在美國而非日本，就並非所有要件都在日本「生產」，故判決原告敗訴[8]。 由於此議題的重要性並非只在這個個案，所有線上軟體服務科技都可能碰到。故日本智財高院大合議庭認為，此案有必要請求外部法庭之友意見，故於2022年11月30日公開徵求意見。這是第一起日本智財高院對外徵求法庭之友意見。 網路系統之使用在日本 日本智財高院在2023年5月26日作出判決。判決字號為2022年(Ne字)10046號判決。 其提出：「在網路型系統（network-type systems）中，現在伺服器安裝在日本境外的情況已經很常見，而伺服器所在國家並不妨礙網路型系統的使用（use）。因此，即使伺服器存在於日本境外，如果構成該系統的終端存在於日本，則可以在日本國內利用該系統，並且這種利用可能會影響專利權人可以透過在國內實施發明而獲得經濟利益。[9]」 至於判斷標準，日本智財高院指出：「從適當保護網絡系統發明專利權的角度來看，創造新的網絡）系統的行為是否屬於第2條(3)的『生產』範疇......要綜合考慮： 1.系爭行為的具體性質； 2.發明所發揮的功能和作用； 3.使用該系統能夠取得發明效果的地方； 4.使用對發明專利權人經濟利益的影響等。[10]」 智財高院認為[11]： 「1. 從產品1-1來看，產品1-1的具體情況是，每個文件從美國的伺服器發送到日本的用戶終端，日本的用戶終端接收這些文件，二者是整合在一起執行。.... 2... 被告系統1位於日本的用戶終端設備中所執行的決定單元和顯示位置控制功能，構成系爭請求項特徵1F和請求項特徵1G，這是該發明的主要功能，以確保影片上評論顯示的位置不會互相重疊。 3. 被告系統1可以透過上述用戶終端在日本境內使用。 4. 發明1透過評論提高通信娛樂性的效果在日本境內已經實現，並且其在日本的使用可能會影響專利權人透過在日本使用根據發明1的系統獲得的經濟效益。」 結語 此一日本智財高院大合議庭作出的判決，明確地突破了專利侵權屬地主義的限制。本判決非常接近2005年美國聯邦巡迴上訴法院的NTP v. Research in Motion案，該案法院認為跨境的系統專利，只要主要使用是在國內使用，也會侵害美國專利。這對於網路科技發展下，越來越多跨域線上軟體服務專利爭議，無疑為一個重要的突破。 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》336期：專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 備註： 1.Nagoya International IP Firm, The Latest Movement in Re-evaluation of Definition of "Work" of Japanese Patent, 2022.11.04, https://www.patent.gr.jp/en/articles/p4294/. 2.id. 3.Id. 4.Id. 5.Mami Hino, Naho Ebata, Shoichiro Kajinami (Abe, Ikubo & Katayama), Japan IP High Court's first-ever decision allowing patent enforcement against infringing acts partially committed outside of Japan, Kluwer Patent Blog, 2022.12.12, https://patentblog.kluweriplaw.com/2022/12/12/japan-ip-high-courts-first-ever-decision-allowing-patent-enforcement-against-infringing-acts-partially-committed-outside-of-japan/. 6.Nagoya International IP Firm, supra note 1. 7.id. 8.令和4年(б)第10046�A　特許�楞I害差止等請求控訴事件，判決ソ要旨，頁1。 9.同上註，頁3-4。 10.同上註，頁4。 11.同上註，頁4-5。 【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】 2023美國聯邦最高法院Jack Daniel v VIP案判決：嘲諷（parody）並非商標侵害的免死金牌 2023年6月8日，美國聯邦最高法院Jack Daniel v. VIP一案判決終於出爐，針對商標侵害、Rogers測試以及合理使用之適用關係表示意見。然而，本案是否構成侵權，仍待下級法院重新審理加以認定。 本案[1]初審被告Jack Daniel's Properties, Inc.（以下簡稱JDPL）曾於2020年請求聯邦最高法院簽發調卷令以繼續審理，最高法院隨後於2021年駁回請願，案件發回地區法院重審。 地區法院改為有利初審原告VIP Products, LLC（以下簡稱VIP）之簡易判決，聯邦第九巡迴上訴法院予以維持，JDPL因而於2022年8月再度請求續審。這一回，最高法院同意審理，並作成以下兩點重要指引： (1) 標識若作為來源辨識之用，即不會啟動Rogers測試[2]。 (2) 標識若作為來源辨識之用，即無合理使用問題。 上述兩點均關注著「商標之使用方式能否指示來源」此一問題，而這正是蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）的規範核心。 整體而言，最高法院贊同地區法院見解，認為第九巡迴上訴法院對於Rogers測試及合理使用之解釋與適用有所違誤，故廢棄該判決（請參考北美智權報279期《這不是傑克丹尼爾！從VIP Product v Jack Daniel's談商標嘲諷》）並發回重審。惟應謹記的是，最高法院判決並未檢視Rogers測試妥適與否，或者「非商業使用」例外之排除範圍為何。 混淆誤認與Rogers測試之豁免 ● Rogers測試之適用前提 最高法院指出，誠如第二巡迴上訴法院所言，Rogers測試非屬於一般性法則，而是源發自特定情境：亦即，鑑於藝術作品標題具有展現第一修正案價值（First Amendment values）的表達性元素，而「有一定藝術相關性」且「未使消費者誤認作品來源或其內容」，故得以排除混淆誤認之虞原則之適用。但除此以外，產品名稱其實大多用於指示來源，消費者亦是如此認知。 就後續各法院適用情形觀察，無論是援引成功之Mattel v. MCA Records (296 F. 3d 894)，抑或是援引失敗之Harley-Davidson v. Grottanelli (164 F. 3d 806)，成敗關鍵均在於「是否以『指示來源』之方式使用標識」；換言之，唯有當標識僅傳達「非來源辨識」的訊息時，Rogers測試才有機會登場。 ● 標識兼具指示來源與傳達訊息之功能 最高法院指出，第九巡迴上訴法院之所以誤認為本案侵權控訴必須跨越Rogers測試門檻，主要理由在於，其認定VIP之系爭商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」係傳達出嘲諷、幽默訊息而屬於「表達性著作」（expressive works）。 實際上，若是循第九巡迴上訴法院的邏輯，將大幅且不合理地縮減混淆誤認之虞原則之適用機會。原因是，標識在指示來源之際，亦能用於傳達各式各樣訊息，包括政治理念、產品淵源（例如Frangelico Liqueur酒瓶係仿造傳教士外型設計，暗示該產品之來源故事）等，兩者功能並不互斥 — 以本案為例，VIP不僅使用標識「Bad Spaniels」作為來源指示，也藉此嘲諷、取笑JDPL的產品 — 這正是商標使用之常情，而非特例。 最高法院進一步澄清，「分析有無混淆誤認之虞」此舉並非意味著否定系爭標識「Bad Spaniels」的訊息表達功能；反而，該嘲諷事實在混淆誤認之虞判斷上極其重要，因為消費者不太可能認為產品製造商會挖苦、惡搞自家產品。 如同評論所云[3]，第九巡迴上訴法院顯然過度擴張Rogers測試之適用範圍，使其幾乎無所不包，原因是各類名稱、短語、符號、設計及其組合多半都含帶著「無涉來源」的表達性訊息（expressive messages）。該適用結果明顯非立法者所樂見。 ● 第一修正案之真意 針對保護表達自由，最高法院作出兩點釐清：首先，第一修正案並未要求以Rogers測試作為門檻，實際上，適用混淆誤認之虞原則便能充分保障表達自由之公共利益。 其次，即使是表達性著作，仍須受混淆誤認之虞原則拘束。只不過，若是刻意語帶「嘲諷」，通常不會致生混淆誤認，畢竟「自我解嘲時有所見，但自我挖苦鮮少發生」（Self­ deprecation is one thing; self­ mockery far less ordinary.）。 最高法院同時指出，嘲諷必須宛若重現原作（被嘲諷對象），使其批判之風趣旨意清晰可辨；而嘲諷也必須製造對比，突顯其譏諷或尖銳的幽默訊息。 總言之，既然VIP承認其擁有並使用標識「Bad Spaniels」及相關商業外觀，自然無法援引Rogers測試，使其商標使用行為免於侵權審查。 商標淡化與合理使用之豁免 第九巡迴上訴法院之所以認為本案不構成商標淡化（dilution），理由是VIP使用標識之手法同時也蘊含幽默意味，故屬於「非商業使用」（縱使用以銷售商品亦無妨），得主張蘭哈姆法第§1125(c)(3)(C)條之合理使用。 但若依此解釋，非商業使用之例外範圍將會不當擴大至涵蓋「所有」嘲諷或幽默批判（不問是否以此作為來源指示），形同廢除立法者針對合理使用規範所設之限制。 故最高法院指出，非商業使用與嘲諷、批評、評論、幽默或其他表達之豁免同樣受有限制，解釋上應參照蘭哈姆法第§1125(c)(3)(A)條，以「非供作個人商品或服務來源指示之用」（as a designation of source for the person's own goods or ser­vices）作為前提要件；換言之，只要作為商標使用，無論是同時表達嘲諷、批評或評論，均無法免除被認定淡化 （本案為污損（tarnishment）類型）之風險。 總言之，並非所有嘲諷均能豁免淡化之侵權責任，必須視其使用方式而定。 協同意見書 ● Sotomayor法官與Alito法官之觀點 該意見書指出，儘管原告常援引問卷調查作為有力證據，但這僅是判斷混淆誤認之虞的考量因素之一；且法院亦應檢視其調查方法與代表性，尤其是在處理嘲諷與涉及第一修正案之爭議時，調查結果可能反映出消費者對法律規範的誤解 — 例如在本案，便出現「消費者認為被告必須獲得原告同意方能仿製其產品」此類答覆 — 原告也可能透過問卷設計，誘使消費者思考實際生活中不會發生的複雜法律問題，並以此結果主張構成混淆誤認。 再者，儘管其他因素判定不致發生混淆誤認，但若仍是過度重視上述有失妥當的問卷調查，便可能嚴重威脅嘲諷的生存空間 — 畢竟，大品牌擁有豐富資源，有能力否決令人不快的嘲弄行為。 因此，法院務必確保其他考量因素不被問卷調查所替代（這些因素可能更能準確呈現市場上的實際消費者體驗），並且留意刻意製造混亂的問卷調查方式。 ● Gorsuch法官、Thomas法官及Barrett法官之觀點 該意見書表示，Rogers測試仍有不少疑問尚待解決，例如，其是否為第一修正案所要求，或僅是作為蘭哈姆法之詮釋？抑或是因應迴避憲法問題法則（constitutional-avoidance doctrine）而生？因而提醒下級法院，務必謹慎看待Rogers測試之適用。 結語 經聯邦最高法院本次判決釐清後，「商標使用」在平衡商標權保護以及言論自由保障兩者上的關鍵地位更為明確，足以有效防止侵權豁免之排除範圍無限制擴大。而依判決結果推測，儘管系爭標識應不至於構成混淆誤認之虞，但面對無需混淆誤認證據的淡化指控，仍不無構成侵權之可能 — 企業若想循類似手法吸引消費者關注，務必留心此點風險。 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》336期：2023美國聯邦最高法院Jack Daniel v VIP案判決：嘲諷（parody）並非商標侵害的免死金牌】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 備註： 1.Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. ___ (2023), Docket no. 22-148. 2.Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). 3.6 McCarthy §31:144.50. 談美國經濟間諜法之刑事責任 陳秉訓/政大科管與智財所副教授 本文在介紹美國《經濟間諜法》（Economic Espionage Act，EEA）中經濟間諜罪（18 U.S.C. § 1831）及竊取營業秘密罪（18 U.S.C. § 1832）。特別就該二類犯行中之「著手犯」（attempt）制度進行討論，並作為執行台灣營業秘密法侵害營業秘密罪之「未遂犯」追訴參考。 EEA的規範體系 EEA的經濟間諜罪及竊取營業秘密罪，皆由主觀要件與行為要件所組合，但是二者之主觀要件則相異。關於主觀要件，經濟間諜罪要求被告具有圖利外國政府、外國政府所控制之單位、與外國代理人之意圖或知悉。而竊取營業秘密罪的主觀要件有三項：（1）意圖將營業秘密轉化為他人之經濟利益；（2）營業秘密係關於商品或服務，且該商品或服務係使用於或欲使用於州際或外國之商務；（3）意圖或知悉其犯行會傷害營業秘密所有人。 在行為要件部分，二類罪刑在制裁的犯行包括五種：（1）偷竊原件（其他方式包括未經同意而取用、拿走、攜出或隱匿、及以詐欺、詭計或誤信方式來獲得）；（2）未經同意而複製內容（其他方式包括未經同意而仿製、草繪、繪製、攝影、下載、上傳、變更、銷毀、影印、重複、傳輸、遞送、寄送、郵寄、通訊、或傳遞）；（3）知悉來源違法而取得、購買或占有（該來源違法包括竊取、及未經同意而取用、獲得、或轉化）；（4）著手從事前述三種行為；（5）共謀從事第一種至第三種之行為，且已有一位共謀者為了共謀的目標而採取行動。 另應注意的是經濟間諜罪要求證明被告知悉（knowingly）其所得到的資訊是營業秘密，但竊取營業秘密罪的被告僅知悉所得到之標的為「資訊」（information）即可。 EEA之著手犯 台灣關於EEA的文獻缺少「著手犯」（criminal attempt）的論述，即18 U.S.C. § 1831(a)(4)及18 U.S.C. § 1832(a)(4)等規定。本文以「著手犯」稱呼之原因是根據美國聯邦第三巡迴上訴法院於1998年之United States v. Hsu案[1]判決，「著手犯」的要件為：（1）有意圖完成所涉的罪刑；（2）採取了完成犯罪所需要的實質步驟之行為。 該定義不同於台灣刑法第25條第1項「未遂犯」之規定。台灣未遂犯除了要求「已著手於犯罪行為之實行」，並要求「不遂」；但美國的「著手犯」是不論「是否為不遂」，亦即「著手於犯罪行為之實行」為其處罰之重點。此外，Hsu案判決指出「著手犯」是有別於「既遂犯」（completed crime）的犯罪樣態；此不同於台灣未遂犯是附屬於既遂犯，或為既遂犯的「修正」。 Hsu案判決的立論基礎為美國《模範刑法法典》（Model Penal Code，MPC）之第5.01條（即MPC § 5.01），MPC為美國法律協會（American Law Institute）所起草而提供給各州用於刑事法律立法或修法之參考版本。MPC的部分條文曾被州立法機構所採納、或為法院所引述，而成為法規範的一部分。 MPC § 5.01定義「著手犯」，其可分為主觀要件與客觀要件。主觀要件是行為人於行動時應具有「犯罪既遂」（commission of the crime）之惡性（culpability）。客觀要件則界定三類可構成著手犯：（1）行為人有意地涉入構成犯罪的行為，且該行為將導致之情勢為行為人所相信會成立者（即MPC § 5.01(1)(a)）；（2）當造成特定的結果屬犯罪要件時，行為人做了或不為任何事，以達成在其不再行動之情況下仍造成或相信將造成該結果之目的（即MPC § 5.01(1)(b)）；（3）針對行為人計畫來達成犯罪既遂之行動過程，該行為人有意地做了或不為任何事，而在相信相關情勢會成立之情況下，該作為或不作為乃構成該過程之實質步驟（即MPC § 5.01(1)(c)）。 美國學者Robinsona與Grall曾指出第三類著手犯足夠涵蓋第一類和第二類的行為[2]。另第三類著手犯之定義乃為前述Hsu案判決所具體引述。因此，與MPC § 5.01(1)(c)相關的美國學者和司法實務之見解具有比較法觀察之意義。另相對於台灣認為未遂犯的可罰性較低於既遂犯，美國視著手犯為執法單位防止犯罪發生的工具。 著手犯之意義 Hsu案判決在舉證上之意義是，檢方僅應證明情況證據顯示被告相信系爭資訊為營業秘密即可，而系爭資訊是否真正屬營業秘密則無關著手犯之成立。Hsu案判決的見解後在2002年美國聯邦第六巡迴上訴法院之United States v. Yang案[3]判決中延續。又根據Yang案判決，即使被告所得到的資訊是假營業秘密時，也不會影響著手犯之成立。近期，美國聯邦第九巡迴上訴法院於2016年的United States v. Nosal案[4]判決仍引用Hsu案判決的見解，而所引用部分指出：意圖達成的犯行即使為法律上不能，著手犯仍能成立。 不過，2002年的美國聯邦第七巡迴上訴法院之United States v. Lange案[5]判決雖未否定Hsu案判決；其卻指出以被告的信念（belief）做為著手犯唯一的證據是有疑慮的。Lange案判決認為達成既遂之實質步驟是可阻卻的，亦即銷售營業秘密可被阻卻，例如當存有營業秘密之磁碟片被置換為儲存莎士比亞（Shakespeare）文集之磁碟片時。應注意的是，Lange案的事實情境不足以讓第七巡迴上訴法院發展相關法理，故其未於判決內深究此「法律上不能」（legal impossibility）或「事實上不能」（factual impossibility）能否做為著手犯抗辯之議題。 事實上，Lange案判決所考慮的「法律上不能」或「事實上不能」之問題，僅是屬於與主要爭點間不甚相關的「附帶意見」（dictum）。雖Lange案判決係呈現不同巡迴上訴法院的觀點；但基於美國判例法的適用原則，Lange案判決在該部分不具有拘束力。 其次，Hsu案判決指出「著手犯」之成立不要求舉證有實際營業秘密的存在，而舉證有竊取營業秘密的「嘗試」（attempt）即可。雖然該案被告主張若系爭資訊非屬營業秘密，則其「著手犯」之成立乃「法律上不能」，但該案法院認為EEA的立法記錄顯示國會否定「法律上不能」可做為「著手犯」的抗辯理由。 在論理上，Hsu案法院指出立法記錄未交代為何制訂「著手犯」且無交代「法律上不能」的問題；但該案法院舉出EEA的國會報告中有提到EEA意在對企業間諜活動或營業秘密竊取行為等提供「完整的」（comprehensive）或「系統性的」（systematic）解決方案，故其認為國會不可能同意法院接受被告以「法律上不能」為抗辯。此外，該案法院指出EEA立法當時聯邦刑法發展的趨勢是廢棄「法律上不能」抗辯，故其認為國會應不會接受「法律上不能」為EEA犯行之抗辯理由。進一步，該案法院指出被告的「法律上不能」抗辯將削弱執法單位的能力；因為若「法律上不能」可做為著手犯的抗辯，則檢方將被迫於著手犯的偵察作業中使用真正的營業秘密，進而造成洩漏該營業秘密給欲竊取者之問題。該案法院認為這樣的結果不應該是國會所預見的。 Hsu案判決的立法解釋為Yang案判決所接受。另Yang案的被告亦主張「法律上不能」的抗辯，但Yang案法院不同意，並指出被告的觀點將造成檢方無法得到他者之助力，以偵辦與起訴營業秘密竊取者。 EEA的參考價值 當營業秘密法納入刑事責任時，其修法目的意在補足刑法所缺少的打擊「產業間諜」之處罰。既然台灣營業秘密法第13條之1第2項和第13條之2第2項，對於侵害營業秘密罪之「未遂犯」有相關規定，建議針對客觀上有竊取資訊行為之被告，可採美國EEA之著手犯概念，以侵害營業秘密罪之「未遂犯」而處罰，以能達成遏阻「產業間諜」之立法目的。 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》336期：談美國經濟間諜法之刑事責任】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 備註： 1.United States v. Hsu, 155 F.3d 189 (3d Cir. 1998). 2.Paul H. Robinson & Jane A. Grall, Element Analysis in Defining Criminal Liability: The Model Penal Code and Beyond, 35 Stan. L. Rev. 681 (1983). 3.United States v. Yang, 281 F.3d 534 (6th Cir. 2002). 4.United States v. Nosal, 844 F.3d 1024 (9th Cir. 2016). 5.United States v. Lange, 312 F.3d 263 (7th Cir. 2002). 【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】 永續發展帶動節能產業，近十年綠商標占商標總申請量15% 吳碧娥╱北美智權報　編輯部 近期連日高溫不斷，全球都努力搶救正在發燒中的地球，除了技術面的介入，商標布局也是這場淨零賽局中重要的一環。為協助業界瞭解我國綠商標申請註冊趨勢，進行淨零減碳布局，智慧財產局整理分析我國綠商標在各大產品類別之申請趨勢，完成《我國近十年綠商標產業之比較分析》報告。其中，統一企業股份有限公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司是綠商標申請大戶。 智慧局這份《近十年綠商標產業之比較分析報告》（以下簡稱報告），是參考歐盟綠商標研究報告中綠色商品或服務之九大群組分類，利用智慧局商標資料庫數據資料來源，歸納出綠色分類目錄中九大相關領域的綠商標註冊申請案件，包括「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類、35小類的綠色商品，並分析綠商標占該類商標申請量的比例，提供業者進行綠色商標布局，做為因應國際氣候變遷及淨零排放策略的參考。 智慧局以近十年申請量為基準，下載2013年至2022年我國商標註冊申請案件原始資料，共計約84萬7,983件商標、109萬1,102類商標、2,930萬個商品或服務名稱供檢索分析使用[1]，歸納出九大相關綠商標的註冊申請案件領域。 近十年綠商標總體趨勢 智慧局指出，我國近十年商標申請註冊案件總數為84萬7,983件，其中綠商標有12萬2,916件，占所有商標申請總量的比例約14.5%；非綠商標共有72萬5,067件，占比為85.50%。前期（2013-2015年）綠商標平均占比約為12.41%；中期（2016-2019年）平均約為14.72%；後期（2020-2022年）平均約為15.87%，從成長趨勢可看出，隨著減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，氣候變遷、節能和環保等問題日益受到關注，業者也日益重視在台灣的綠商標布局。 從國籍來看，綠商標超過六成為本國籍人申請（63.12%），外國籍申請人只有不到四成（36.88%），且長期來看，我國籍申請人綠商標申請案件比率均逐漸提升，尤其在去（2022）年申請量有顯著增加，而外國籍申請人去年綠商標申請量則略有下滑。 綠商標前十大申請國 參考歐盟綠商標報告，前十大申請國是指近十年來綠商標申請量排名居前十大的國家，在我國所有商標註冊申請案件超過500件以上，且其中至少5%是綠商標。 2013至2022年我國商標註冊申請案件中，綠商標前十大申請國由我國榮登榜首，其次依序為中國大陸、日本、美國、香港、德國、南韓、開曼群島、英國、瑞士。我國商標註冊申請案中，綠商標比例最高的國家是開曼群島34.68%，其次為德國29.71%、中國大陸21.90%。 圖一、近十年我國綠商標前十大申請國排名 圖片來源：TIPO 除了我國之外，超過一半以上為世界二十大工業國（G2017）成員，例如中國大陸、日本、美國、德國、南韓、英國等；值得一提的是，進榜者不乏其他小國或特別行政區域，例如瑞士、開曼群島、香港，顯示不論已開發國家經濟體或是新興工業國家，均逐漸積極重視全球綠色議題的倡議。 節約能源、污染控制、能源產品為商標布局重心 此外，報告篩選出近十年綠商標按九大類綠色群組共計16萬5,682件，根據檢索結果：（1）能源產品類34,566件；（2）運輸類5,303件；（3）節約能源類有52,149件；（4）再利用/回收利用類3,714件；（5）污染控制類46,051件；（6）廢棄物管理類6,784件；（7）農業類5,359件；（8）環保意識類4,708件；（9）氣候變遷類7,048件。從綠色產品類別來看，前三大依序是「節約能源」（31.48%）、「污染控制」（27.79%）、「能源產品」（20.86%），其總量占綠商標申請量八成以上，可見產業商標布局以該三大領域為重心...... 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》336期：永續發展帶動節能產業，近十年綠商標占商標總申請量15%】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 蝙蝠俠徽章商標是否欠缺識別性？2023年歐洲普通法院 Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO案 楊智傑/雲科大科法所教授 DC漫畫公司（DC Comics, Inc.）將蝙蝠俠的徽章圖，在歐盟申請註冊商標。但義大利一家服裝零售商認為，蝙蝠俠徽章只是描述蝙蝠俠這個角色，而非指涉DC漫畫公司，故應該撤銷其商標。2023年6月歐盟普通法院判決蝙蝠俠徽章商標具有識別性，雖然指涉蝙蝠俠這個角色，也可以指涉DC漫畫公司，發揮來源的指示功能。 DC公司的蝙蝠俠徽章商標 DC漫畫公司在1996年4月1日就在歐盟註冊了蝙蝠俠圖形商標[1]（以下稱系爭商標），申請的產品類別很多。請見下圖一。 圖一：蝙蝠俠圖形商標 圖片來源：歐盟智慧財產局 2019年1月，義大利一家服裝零售商Commerciale Italiana Srl對系爭商標請求歐盟智財局宣告無效（declaration of invalidity）。其針對系爭商標所註冊的產品類別，主要是尼斯公約第25類和28類，包括衣服、帽子與裝飾面具等[2]。其主張無效的事由，乃根據歐盟商標規章第7條(1)(b)欠缺識別性及(1)(c)的商標僅由描述性元素所構成[3]。 歐盟智財局認為商標有效 2020年5月，歐盟智財局的撤銷部門駁回其宣告無效之申請。申請人不服，上訴到救濟委員會。2021年9月，救濟委員會維持原決定。其認為，系爭蝙蝠俠徽章商標一直與DC公司有所連結，而申請人並未證明，系爭商標於1996年申請之時，蝙蝠俠徽章會連結到其他公司；或者在其申請商標之前，其他人可以未經DC公司同意就使用系爭商標於衣帽產品上。因此，消費者知道蝙蝠俠徽章的來源，並認知那是DC公司的商標[4]。 申請人不服，又上訴到歐盟普通法院。法院於2023年6月支持歐盟智財局決定，認為商標有效。 蝙蝠俠徽章代表蝙蝠俠角色也代表DC公司 歐盟商標規章第7條(1)(b)規定：「商標不具識別性」，為商標絕對不得註冊事由。申請人主張，系爭商標不具識別性，因為相關公眾不會將該蝙蝠俠標誌，認為是在指示該衣服帽子的商品來源，而是將其看成是蝙蝠俠這個角色的象徵，是該商品的裝飾元素[5]。 法院認為，一方面對相關公眾而言，系爭商標指的是蝙蝠俠這個角色。但是，一個標誌連結到特定虛構角色，並不表示其不能發揮商品來源的指示功能[6]。相關公眾雖然會將系爭徽章連想到蝙蝠俠這個角色，但是該徽章一直以來也會連結到DC公司[7]。 必須以商標申請日當時判斷是否具識別性 申請人雖然提出一些證據試圖證明，相關公眾未必總是將蝙蝠俠這個角色連結到DC公司[8]。但法院指出，當主張商標不得註冊事由時，必須看註冊當時是否有不得註冊事由。因此，判斷系爭標誌是否具有先天識別性的時間點，應該是1996年4月於歐盟申請註冊之日[9]。 在申請人所提出的證據中，在1996年申請日及該日之前的證據，主要是1976年到1996年間以法文出版的蝙蝠俠漫畫。在134本漫畫中只有16本，明確提到DC公司。但法院認為，只靠上述證據（除16本漫畫外其他沒提到DC公司）本身，無法判斷當時相關公眾對系爭標誌與其商品來源的認知[10]。 申請人提出的其他證據，包括維基百科中提到使用蝙蝠俠徽章的電影、卡通、電玩、電視劇等，但這些網站內容可以隨時修改，最後的修改是可能是2018年到2019年間。這與系爭標誌於1996年申請當時，已經超過20年以上，無法從這些後來的證據，證明1996年時相關公眾對系爭標誌的認知。而且，這些網站中介紹的各類作品中，某些也明確提到來自於DC公司[11]。 申請人提出其他有蝙蝠俠角色的漫畫書、玩具，有些沒有日期，有些不確定日期。法院仍認為，這些都無法作為證據，證明1996年時相關公眾對系爭標誌的認知。而且，這些漫畫書、玩具，有些還明確提到了DC公司[12]。法院認為，若要知道1996年時當時相關公眾的認知，應該做消費者意見調查，但是申請人並沒有提供這類證據[13]。 整體而言，申請人沒有提出足夠證據，證明商標申請日當時，相關公眾不將系爭標誌連結到DC公司，或者會連結到其他商業來源。而且，DC公司也做證主張，對該標誌的使用都有得到他們的授權[14]。 蝙蝠俠徽章只是描述商品之特徵？ 申請人的第二個理由是主張歐盟商標規章第7條(1)(c)，商標僅由描述性元素所構成。歐盟商標規章第7條(1)(c)規定：「商標完全由可在貿易中用於指定種類、質量、數量、預期用途、價值、地理來源或商品生產或提供服務的時間或其他商品或服務之特徵之符號或指示所組成」，為商標絕對不得註冊事由。 若商品特徵只是描述性元素的符號、指示，被認為無法發揮商標的核心功能，亦即指示商品服務之商業來源的功能[15]。法院認為，要認定某元素屬於描述性元素，必須讓公眾一看到該元素，立刻、毋庸多想，就認為是該類商品服務的描述，或者對其特徵的描述[16]。 本案中，申請人並沒有充分說明，為何系爭標誌可以描述蝙蝠俠角色的特徵，或是這些產品的特徵。申請人只有主張，該標誌是描述蝙蝠俠角色的必要元素，但並沒有提出任何證據[17]。故法院認為，沒有證據可證明，相關公眾會將系爭標誌看成只是表達「相關商品包含帶有該標誌的蝙蝠俠角色的描述」[18]。因此，系爭標誌並非僅由描述性元素所構成。 申請人最後主張，應該將無效審查的範圍，限於其所舉出的限定的商品，尤其是那些特別指涉蝙蝠俠這個角色的商品，而非包括指涉DC公司的商品[19]。但即便系爭標誌用於特別指涉蝙蝠俠角色，法院仍認為系爭標誌指涉的是DC公司，因為如上所述，申請人並沒有證明，相關公眾不會將系爭標誌連結到DC公司[20]，因此歐盟普通法院最後判決認為，蝙蝠俠徽章商標具有識別性。 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》336期：蝙蝠俠徽章商標是否欠缺識別性？2023年歐洲普通法院 Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO案】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 •神木之島 高大上的參天神木 「台灣神木在世界版圖的特色顯而易見，」徐嘉君開宗明義地說，因為人為的過度開發，全世界保有原始森林的國家已經不多，或是座落在未開發之地，難以到達。只有台灣，生活便利又兼具原始森林，只要花2∼3天就可以深入到原始森林中，像全世界最高的樟樹，就在台灣南投信義鄉的神木村。 •《蜘蛛人：穿越新宇宙》走出自己的路 《蜘蛛人：穿越新宇宙》把這些成長與思考很巧妙地放在一個超級英雄遇到多重宇宙危機的大混戰當中，崁入得很好，不會覺得刻意，感覺是在看科幻動作，不知不覺卻也看了人生故事。

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