2023年7月5日 星期三

《歐盟設計法變革專題》註冊程序及費用大幅簡化


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2023/07/06 第503期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 《IP小辭典》營業秘密分類
   
法規訴訟 《歐盟設計法變革專題》註冊程序及費用大幅簡化
場地出租人商標輔助侵權責任之認定:聯邦第十一巡迴上訴法院 2019年Luxottica Group., S.P.A. v. Airport Mini Mall, LLC案
   
研發創新 《數位轉型專輯》-3 勤業眾信執行副總許梅君談企業數位轉型3大挑戰
   
智財管理 談美國專利訴訟之Rule 4(k)(2)對人管轄權
   
 
《IP小辭典》營業秘密分類
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
在營業秘密的定義中,所謂的「秘密性」,必須是其他人難以得知的資訊,如果在網路即可查詢到,或是業界其他人已知道的資訊,即不屬於營業秘密。而常見企業內部之營業秘密,可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大類型,二者因為性質不同是否符合「秘密性」條件不盡相同,以下摘錄法院判決之實務見解供參考。

圖片來源:經濟部智慧財產局

商業性營業秘密

所謂「商業性營業秘密」,主要包括企業之客戶名單、經銷據點、商品售價、進貨成本、交易底價、人事管理、成本分析等與經營相關之資訊。而此等資訊是否具備秘密性,依法院之實務見解,應視該等資訊是否可以從公開管道輕易得知,或企業是否就其另投入相當之人力財力為進一步之整理、分析,而使之成為企業經營上之重要資訊而定。

● 客戶名單

倘係經投注相當之人力、財力,並經過篩選整理,始獲致客戶名單之資訊,且該資訊非可從公開領域取得[1]。若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單,可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得,且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊,即難認有何秘密性及經濟價值[2]。

● 公司安排業務人員行銷區域配置、產品線等資訊

例如,公司投入諸多人力、時間、物力所陸續整理編輯而成的業務員名單或個人資料,法院認為取得此等資訊可以得知公司如何於國內外市場安排行銷人員,及各種產品行銷之區域配置與客戶比例多寡,更可得悉公司每位業務員負責行銷之客戶有誰,為公司所獨有之商業機密,無法於市場公開領域或專業市場上查知,更非一般公眾所知或告訴人競爭者可以知悉之資訊,因此具有秘密性[3]。

● 商品售價

例如,公司開發業務與合作客戶簽約後,所取得之資料為企業之內部資料,並無對外公開之事實,非一般涉及該類資訊之人所能得知,內容包含客戶聯繫資訊、客戶需求之產品規格、售價、成本及銷售資料,具有實際及潛在經濟價值,且均儲存於公司法定代理人之個人電腦,並非共用資訊且非第三人可輕易使用,足認已採取合理保密措施等項目所示資訊,均具有秘密性、經濟價值及合理保密措施等營業秘密要件[4]。

● 成本分析

產品之報價或銷售價格,如不涉及成本分析,而屬替代性產品進入市場進行價格競爭時,能夠從市場中輕易獲取之資訊,並非營業秘密[5]。

技術性營業秘密

所謂「技術性營業秘密」,係指與特定產業研發或創新技術有關之機密,包括方法、技術、製程及配方等資訊,此等技術性資訊是否具有秘密性,以及是否專屬於特定公司所有,因其他同業公司均無該等技術,故須由主張該技術性資訊為營業秘密之公司,提出具體之證據或說明。

過去法院曾經處理過醫美技術[6]、產品設計圖面及材料清單[7]、配方研發資訊[8]是否屬於營業秘密等案件,但原則上,都必須是非一般人可任意取得之資料和資訊,才能符合技術性營業秘密的要件。

資料來源:

1.營業秘密保護實務教戰手冊3.0,經濟部智慧財產局,2022/11/18

【完整內容請見《北美智權報》334期:《IP小辭典》營業秘密分類

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備註:

1.臺北地院 96 年勞訴字第 35 號

2.最高法院 99 年台上字第 2425 號

3.智財法院 107 年刑智上訴字第 43 號

4.智財法院 105 年民營上更(一)字第 1 號

5.最高法院 102 年台上字第 235 號

6.士林地院 100 年重勞訴字第 2 號

7.臺中法院 109 年智訴字第 13 號

8.新竹地院 108 年智訴字第 4 號

 
《歐盟設計法變革專題》註冊程序及費用大幅簡化
許慈真/北美智權報 專欄作家
如何促進中小企業發展並提升其競爭力,不僅是歐盟單一市場的核心課題,也是歐盟眾多領域計畫的宗旨之一,譬如機器翻譯eTranslation的推廣即是。而本文所介紹之共同體註冊設計(RCD)程序及費用精簡提案,則是遵循執委會監管合適性及績效計畫(REFIT)精神,在實現與歐盟商標制度一致化目標之際,也為中小企業與個人設計師打造更友善、有效率的智慧財產保護環境。

在共同體設計規則及指令(CDR & CDD)之修訂提案中,執委會(Commission)念茲在茲的重要問題有二[1],一是零備件保護爭議(參見第328期:歐盟設計維修條款立法再度迎來曙光),另一便是因RCD程序過於繁複,導致保護成本高昂、負擔重、耗時且可預測性不足,進而影響中小企業與個人設計師之申請意願。執委會認為,RCD費率訂定關乎歐盟設計制度之運作以及與各成員國保護機制之互補關係,實不可不慎,經公眾意見徵詢及立法評估後,提出下列幾點改革方向:

將RCD費率與執委會費用規則(Commission Regulation (EC) No 2246/2002)所定之付費規定整合至CDR,同時廢止費用規則[2]。

簡化RCD費率結構,將註冊費(registration fee)與公告費(publication fee)合併為單一申請費(application fee),同時取消轉讓費(transfer fee)。

調降申請費且一併取消複數申請(multiple applications)之單一類別(unity of class)限制。

整體而言,上述修訂內容皆與2017年歐盟商標規則之革新相互呼應[3]。

費用減省及結構調整

立法選項

為提供易用、可負擔、有效率且符合目前技術水準之註冊制度,執委會決定結合後述選項2與子選項3.1[4],尤其希望能為中小企業與個人設計師帶來正面效益:

(1) 選項2

選項2旨在「簡化程序」,包括更新設計圖式(design representation)之提出及要件、刪除多設計併案申請之單一類別限制,以及與歐盟商標註冊程序保持一致(參見第334期)。

(2) 選項3及3.1與3.2

選項3旨在「降低註冊費以及便利提出複數申請」,內容與上述類似,同樣要求刪除單一類別限制,並據此調整費率。為公平對待少量及大量設計之申請人,其建議針對每項附加設計收取固定費用(flat fee),不再根據併案申請之設計數量多寡來決定大量折扣(bulk discounts)的級別(費用規則附件第2點)。

為平衡上述各項利益,同時須結合後續展延費用遞增之措施,亦即後述之子選項3.1及3.2。如此一來,由於權利取得與第一次展延之合計費用較低(子選項3.1為320歐元,子選項3.2為330歐元,皆低於現行費率440歐元),中小企業更容易獲得RCD保護以及更多資金價值,不因使用歐盟智慧局(EUIPO)服務而耗費過多成本,有助於與大型企業競爭;與此同時,後續展延費用逐次遞增,也得以確保留在註冊簿上的RCD具有市場利用價值。

儘管子選項3.2之每項附加設計費用低於子選項3.1,但後續展延費用均高出許多;而以前兩次展延費用之總和比較,子選項3.1與現行費率相同,皆為210歐元,子選項3.2則需要240歐元。綜合而言,執委會最終認定子選項3.1係屬相對合理之變更。

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場地出租人商標輔助侵權責任之認定:聯邦第十一巡迴上訴法院 2019年Luxottica Group., S.P.A. v. Airport Mini Mall, LLC案
王思原/世新大學智財暨科法所副教
義大利Luxottica公司為Ray-Ban及Oakley等精品眼鏡的商標權人,Ray-Ban眼鏡通常零售價是每副140到220元美元。但在美國喬治亞州College Park市的Old National Village購物中心,有些攤商賣起Luxottica眼鏡的仿冒品,每副售價只要15或20美元。Luxottica以購物中心的出租人及經營者為被告,向聯邦地區提起訴訟,主張被告應負商標輔助侵害責任。審理後,法院認定輔助侵權責任成立,並判賠190萬美元。被告不服,遂向聯邦第11巡迴上訴法院提起上訴…

商標輔助侵權責任及其要件

所謂「輔助侵權責任」為間接侵權的一種類型,源自普通法上的侵權行為原則,用於追究非直接實行侵權行為之第三人對該侵權行為的責任。運用到商標侵害上,指商標權人不僅得向直接侵權人主張,並得向為直接侵權人提供工具、幫助的第三人主張商標侵權責任。美國聯邦商標法並未明文規定輔助侵權責任,最高法院曾於1982年的Inwood判決,確立了輔助侵權責任適用於商標侵害案件兩項要件:(1)直接侵害商標權行為之存在;(2)被告(a)「故意引誘」(intentionally induces)直接侵權人實行侵權行為,或(b)「知悉」(knows)或「有理由知悉」(has reason to know)直接侵權行為存在,而仍向行為人提供商品或服務;前者稱為實際知悉(actual knowledge),後者稱為擬制知悉(constructive knowledge)。「故意忽視」(willful blindness)是擬制知悉的一種態樣。當被告懷疑有不法情事存在,卻有意地不進行調查,即構成故意忽視[1]。

本案背景

本案原告Luxottica公司是Ray-Ban及Oakley等精品眼鏡的註冊商標權人。被告為Airport Mini Mall公司(簡稱AMM)、Yes Assets公司、Jerome Yeh、Jenny Yeh、Donald Yeh及Alice Jamison等六人。Jerome和Jenny Yeh(以下合稱Yehs)是Yes Assets的負責人。Yes Assets於2004年收購位於喬治亞州College Park市的Old National Village購物中心。該購物中心本來由Yehs的女兒Alice Jamison負責管理。2009年12月之前,該商場的承租人為前喬治亞州議員Pat Swindall。自2009年12月1日起,Yes Assets將購物中心出租給AMM。AMM由Yehs設立,後由其子Donald Yeh負責。根據租約,Yes Assets提供AMM及其次承租人水電、清潔、維修及停車設施等服務。AMM雇用Greg Dickerson為其物業經理,負責商場攤位轉租業務,並向Jerome、Jamison及Donald回報[2]。

AMM承租期間,執法單位曾三度突襲購物中心,進行搜索,並逮捕次承租人及扣押涉嫌仿冒Luxottica商標的眼鏡和其他品牌商品。執法人員於第一次突襲後,留下了搜索令副本及扣押物品清單,其中包括仿冒的Luxottica眼鏡。第二次突襲行動持續超過14小時,動員30名以上聯邦及地方執法人員;除了進行搜索外,還逮捕了販售仿冒商品的次承租人,並查扣了數以千計的Luxottica仿冒品。Dickerson目睹了這次突襲行動,並通知Jamison、Donald、Jerome及Jenny的律師Louis Bridges。Dickerson事後巡查商場,彙整遭到執法人員查扣商品的攤商名單,並且回報Jamison、Jerome及Bridges。所有攤商皆否認販賣仿冒品,但是Jamison承認,她可以預期有些人在說謊。在Bridges的建議下,被告決定,除非次承租人被判有罪,否則不會對他們採取任何行動。在Luxottica提起訴訟一年之後,警方又對該商場執行了數次搜索,仍然查扣到Luxottica仿冒品。

Luxottica兩度發通知函給被告,說明其次承租人未獲授權,所販賣的Ray-Ban或Oakley眼鏡是仿冒品。第二封通知函則明確指出涉嫌販賣仿冒眼鏡的攤位。Jamison和Donald知道這兩封通知函。Dickerson造訪了第二封通知函點名的攤位,但並對眼鏡的真偽進行辨識或終止租約。Luxottica提起訴訟後,Jamison和Bridges參加了College Park警察局舉行的會議,討論該商場違法販賣仿冒品問題。

儘管有突襲行動、通知函及執法單位的會議,但被告不但未採取任何行動,甚至於還跟數名於第二次突襲行動被逮捕的次承租人續約。Bay-Ban眼鏡通常零售價是每副140到220元美元。提起訴訟前一個月,Luxottica雇用的私家偵探在該商場買到的仿冒品,每副售價為15及20元美元。

原告起訴主張被告等人應負商標輔助侵權責任。經過為期11天的審理,陪審團認定,除Jenny以外,其餘被告之輔助侵權責任成立,並裁定損害賠償金額為190萬美元。被告不服,以判決所依據之證據不足為由,向第11巡迴上訴法院提起上訴[3]......

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《數位轉型專輯》-3 勤業眾信執行副總許梅君談企業數位轉型3大挑戰
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
在了解台灣產業對數位顛覆衝擊的感受程度,以及由企業分享成功經驗後,《數位轉型專輯》的第3篇文章來聽一下專家顧問的建言,讓在數位轉型路上尚未跨出第一步、或是正在披荊斬棘往前推進的企業有更多啟發及指引。

左:勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務負責人暨資深執行副總經理溫紹群;照片提供:勤業眾信。

右:勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務執行副總經理許梅君,攝影:李淑蓮

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務負責人暨資深執行副總經理溫紹群指出,隨著人工智慧(AI)與物聯網(IoT)的擴展,製造業正朝著更加「智能化、自動化、數位化」的目標前進,協助智慧工廠的供應鏈管理,為預測性災害維護與品質控管等方面帶來優化,同時,也提升了生產效率及市場響應能力。與此同時,永續發展近年來在智慧工廠中也扮演了重要的角色,業者不僅追求數位化,還需要同步關注永續議題,致力於�隊硌篞蔭灝荂B優化能源利用、降低碳排放,並採用環保和可再生材料等原則。因此,在數位轉型的過程中,達成永續的指標是製造業將面臨的新契機。

從數位到雙軌,創造韌性環境下的永續轉型

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務執行副總經理許梅君強調,數位轉型的關鍵DNA在於強化風險管理機制,評估地緣、生態、供應鏈的環境、安全、信任與韌性風險,並選擇適合企業的數位工具與導入方式,實現永續營運目標。同時,建立資料治理架構是關鍵,從組織、流程、系統與基礎設施各個層次,考量導入新興科技以最佳化企業的決策與流程。建議企業領導者應從「策略、營運和科技」角度思考永續議題,制定相應策略將營運資料與永續資料相互串流,並搭配指標性的認證以有效協助決策,如「燈塔工廠」即是全球製造業數位轉型的重要指標。

許梅君也提出可採用「敏捷方法、敏捷數字工作室、工業物聯網堆疊、工業物聯網學院、技術生態系統及轉型辦公室」六大核心賦能,透過數位轉型實現創新與創造競爭力。

圖1.企業推動數位轉型的關鍵DNA

圖片來源:許梅君,《從數位到雙軌-韌性環境下的永續轉型》簡報,永續製造藍圖 : 以科技賦能的韌性供應鏈研討會,勤業眾信聯合會計師事務所,2023.06.13

企業推動數位轉型3大挑戰

依據過往服務客戶的經驗,許梅君指出,企業推動數位轉型時主要有3大挑戰。第1大挑戰主要是與「人」有關的,首先是人員的能力,有些企業員工在數位轉型的能力其實是不足的,是需要培養的。因此不管在是新興科技、雲科技,或者是大數據的人才培養部分,勤業眾信都會提供完整的服務;像是針對國營事業的部分,便很重視數據人才的發展,勤業眾信也會協助進行培育。

除了人員能力,就是人員的感受問題。數位轉型的過程中,無可避免的要將一些數位化的科技推廣至一線作業人員,這時候大家可能會抗拒,要怎樣在變革的過程中做好一些管理跟溝通,便顯得很重要。而第3個跟「人」有關的挑戰就是要得到組織與高層長官的支持。

至於第2大挑戰就是必須與公司的策略和業務發展銜接。許梅君表示,很多客戶一開始在做數位化轉型的時候,可能是企業IT部門自己做自己的,很多時候沒有與企業的業務有比較好的關聯,到了一個階段就會發現即使已做了很多投資,可是好像在公司業務的成效上看不到太大的幫助......

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談美國專利訴訟之Rule 4(k)(2)對人管轄權
陳秉訓/政治大學科管與智財所副教
美國專利訴訟除了有實體法議題(例如專利有效性、侵權成立與否等)外,還有程序上的議題,其中值得注意者為「對人管轄權」(personal jurisdiction)。雖然聯邦地方法院對專利事件有「對事管轄權」(subject matter jurisdiction),但地方法院受到「對人管轄權」的限制,而無權力讓任何被告必須在該法院進行訴訟。

對人管轄權」有三類:「一般性管轄權」(general jurisdiction)、「特定性管轄權」(specific jurisdiction)、和根據美國《聯邦民事訴訟規則》(Federal Rules of Civil Procedure)第4條之「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。本文在介紹兩件「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」的美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的判例以供參考。

聯邦地方法院的對人管轄權

根據LSI Indus. Inc. v. Hubbell Lighting, Inc.案判決[1],「一般性管轄權」和「特定性管轄權」的差異在於,前者所根據的被告行為是和專利侵權行為無必然關係,而後者所涉及的被告行為即是系爭專利侵權行為。「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」亦考慮系爭專利侵權行為。

根據Nuance Commc'ns, Inc. v. Abbyy Software House案判決[2],「一般性管轄權」和「特定性管轄權」有二個相同的要件:(1)聯邦地院所在州之長臂條款(long-arm statute)准許轄內法院行使管轄權;(2)行使該權力時未違反聯邦正當程序(federal due process)。一般而言,主要爭議為「正當程序」。

根據Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int'l Co.案判決[3],「正當程序」的議題檢視被告和該州有無「最小接觸」(minimum contacts)。法院會考慮被告行為與法院所在州之關係是否到達一個程度,以致該被告的訴訟能夠繼續卻不違反「公平遊戲和基本正義」(fair play and substantial justice)原則。

關鍵是被告是否有意地(purposefully)讓其可享有在該州從事活動的特權(privilege of conducting activities),即其能享有到該州法律的利益和保護。但被告不會僅因「隨機的、偶爾的或不起眼的接觸」(random, fortuitous, or attenuated contacts),或他人或第三人的單方行為,以致該州法院可管轄被告。

Rule 4(k)(2)的對人管轄權

「一般性管轄權」與「特定性管轄權」等重視被告和聯邦地院所在州之間的關係。根據Touchcome, Inc. v. Bereskin & Parr案判決[4],雖然被告和美國之間的確是有商業活動,但從各州的角度,在各州的商業活動是不足以讓各州內的聯邦法院能對被告行使對人管轄權;對此,Rule 4(k)(2)有解決的方案,該條文又稱為「聯邦長臂條款」(federal long-arm statute)。

Rule 4(k)(2)要和Rule 4(k)(1)(A)一併考慮,因為在Rule 4(k)(1)(A)無法適用時,Rule 4(k)(2)才得以適用。Rule 4(k)(1)(A)規定聯邦地方法院的對人管轄權須視其所在州的法院是否有對人管轄權為準;而判斷相同於「一般性管轄權」和「特定性管轄權」之分析。Rule 4(k)(2)則規定二個要件:(1)沒有一個州的法院可以行使對人管轄權;(2)行使對人管轄權是合乎美國聯邦憲法的「正當程序」。

如果「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」受到被告的質疑,原告要證明該管轄權的存在。CAFC並不要求原告證明第一要件。當被告拒絕接受本案法院的管轄權,而且不指出具有對人管轄權的法院時,承審法院即可以行使「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。被告若要避免「Rule 4(k)(2)的對人管轄權」,其有舉證責任,而應指出其能受到哪一州的對人管轄權。

至於第二要件的舉證責任仍落在原告身上。舉證責任仍比照前述「特定性管轄權」。不過,聯邦地方法院在考慮「最小接觸」因素時,其檢驗被告活動的地理範圍是從整體美國的領域來看。

案例一:Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.案[5]

在本案中,有三家公司是共同被告:FEI公司、TC公司、和WLC公司,而三個被告皆以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴。承審的美國聯邦地方法院德州東區分院准許TC公司和WLC公司的聲請,但駁回FEI公司的聲請。

在FEI公司部分,德州東區分院雖認為在「一般性管轄權」和「特定性管轄權」的法理下,其無管轄權。

德州東區分院認為其無「一般性管轄權」,所根據的事實如下:

1.FEI公司是一家外國公司,而且其經營處所在外國(即台灣)。

2.FEI公司並無在德州維持商業處所(place of business)、任何設施或辦公室、或以其他類型的方式而持續地在德州出現。

3.FEI公司並無取得德州的營業執照(business license),也無在德州設置接受送達的代理人,或具有職員。

4.FEI公司並無在德州聘僱經銷商來銷售其產品,也無在德州行銷或推廣其產品。

5.FEI公司在德州並無生意上的往來,也無從事任何活動,或因為提供產品或服務的關係而從位於德州的個體獲取任何收益。

另德州東區分院認為其無「特定性管轄權」,並引述美國聯邦最高法院的J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro案判決[6],來進行事實比對之討論,且強調「單一的且獨自的銷售」(a single isolated sale)不能做為「特定性管轄權」的基礎。德州東區分院的裁定所根據的事實包括:(1)FEI公司並未從事任何事務來讓其產品進入德州市場;(2)被控侵權物並未實際在德州內販售。

不過,德州東區分院認為其有「Rule 4(k)(2)管轄權」,因為:(1)FEI公司並未承認其受到其他州的「一般性管轄權」所拘束;(2)FEI公司將其產品導入商業通路,並且預期其產品會經由該通路而在美國被購買。

在TC公司部分,德州東區分院認為其無法根據「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「Rule 4(k)(2)管轄權」而有對人管轄權。針對「一般性管轄權」,德州東區分院認為雖然TC公司在2008年有一筆與德州客戶的交易(10片LED晶圓,價值1,500美金),但此並不構成一種「實質上的、繼續的、和有系統的」接觸。此外,除了該筆交易,TC公司並無實際上以實體方式出現在德州,也未取得德州的營業執照。因此,該法院認為其無「一般性管轄權」。

針對「特定性管轄權」,德州東區分院認為除了該筆2008年的交易外,並無事證顯示TC公司做了任何特別的努力以在德州內銷售其產品。再者,並無事證顯示德州境內有含有TC公司產品的商品的銷售。因此,該法院認為其無「特定性管轄權」。最後,針對「Rule 4(k)(2)管轄權」,由於TC公司自認其在加州有生意活動,而應受到該州的「一般性管轄權」之約束,因而德州東區分院認為其無「Rule 4(k)(2)管轄權」。

至於WLC公司部分,德州東區分院認為其無法根據「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「Rule 4(k)(2)管轄權」而有對人管轄權。基本上,該法院所舉的事實與TC公司的案例相近,但該法院更指出WLC公司未曾以直接或透過經銷商的方式,銷售其產品至德州。

案例二:SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.案[7]

在本案中,被告是FTI公司,其向法院聲請駁回起訴,而理由為法院無對人管轄權。不過承審的美國聯邦地方法院賓州東區分院裁定其有管轄權。該法院的對人管轄權是根據「Rule 4(k)(2)管轄權」,而FTI公司在本案中並未陳述其他法院對其有管轄權。

FTI公司生產的被控侵權產品是螺絲,但其主要把該螺絲產品銷售給Inventec公司,而專門用於生產Hewlett-Packard(HP)公司的代工產品(HP ML350 G6伺服器)。此代工產品則在美國境內銷售。

賓州東區分院採取「商業通路」理論來檢視FTI公司與美國市場間的互動。該法院認為FTI公司已和美國間有「最小接觸」,所根據的事實為:

1.FTI公司知道其螺絲產品可能會出現在美國。

2.FTI公司將針對HP的產品所設計的螺絲供應給台灣廠商。

3.FTI公司知道其螺絲產品會用在HP的產品上。

4.FTI公司知道HP的產品會進入美國。

5.HP的產品在美國佔有相當的市場。

6.HP的產品所需要的特製螺絲是由FTI公司獨家提供。

除了以「商業通路」理論來建構其「Rule 4(k)(2)管轄權」的基礎,賓州東區分院另舉一件事實而作為其管轄權基礎:FTI公司曾於2009年11月13日把其螺絲產品賣給一家賓州的公司,而該交易並未透過第三人。雖FTI公司主張該交易的價值僅僅為384.5美金,且該金額佔不到其營業額之0.01%,但賓州東區分院認為交易的價值並不是判斷「Rule 4(k)(2)管轄權」的因素。

在本案中,賓州東區分院亦討論其管轄權的行使是否對於FTI公司是合理的且公平的。該法院的見解是正面的。有二件法院所考慮的事情是值得注意的:一是從台灣飛到美國進行訴訟不會被視為對台灣籍被告的負擔;二是被告雇用美國律師從事專利或商標申請的行為,代表被告願意受美國法律系統的約束。

【完整內容請見《北美智權報》335期:談美國專利訴訟之Rule 4(k)(2)對人管轄權

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備註:

1.LSI Indus. Inc. v. Hubbell Lighting, Inc., 232 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2000).

2.Nuance Commc'ns, Inc. v. Abbyy Software House, 626 F.3d 1222 (Fed. Cir. 2010).

3.Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int'l Co., 552 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2008).

4.Touchcome, Inc. v. Bereskin & Parr, 574 F.3d 1403 (Fed. Cir. 2009).

5.Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc., 822 F. Supp. 2d 657 (E.D. Tex. 2011).

6.J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro, 564 U.S. 873 (2011).

7.SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc., No. CIV.A. 10-1060, 2011 WL 71440 (E.D. Pa. Jan. 10, 2011).

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