（本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授）在澳洲，ugg這個字乃是指羊毛靴這種款式的通用詞。但是在美國，UGG卻是一知名的羊毛靴品牌。美國UGG商標權人Deckers Outdoor公司，對於任何澳洲公司銷售羊毛靴到美國，只要使用到ugg這個詞，就會提告侵害商標。但澳洲公司Australian Leather提出反擊，認為ugg是一個通用詞，不該獲得商標保護。 圖片來源：Pixabay
UGG Australia商標的創辦人Brian Smith
本案的原告是Deckers Outdoor公司，在美國擁有UGG商標，以及之前的UGG Australia公羊圖商標。該商標最早的創辦人是Brian Smith，出生於澳大利亞，於1978年搬到美國並創辦了羊毛靴公司，也就是UGG進口行(UGG Imports)。
Brian Smith從1979年12月起，從澳洲的Country Leather 公司進口羊毛靴，並在美國以Country Leather America為名進行銷售。當時的吊牌上就寫著：「UGG靴讓你溫緩和開心」。1980年4月，Smith與自己成立的UGG進口行，成為Country Leather羊毛靴在美國的獨家代理者和經銷商。 1985年，UGG進口行向美國聯邦申請註冊UGG Australia及公羊圖商標，註明1979年12月28日為首次使用日，並獲得註冊。
圖一、UGG進口行於1985年申請的UGG公羊圖商標，美國商標號第1460992號商標 圖片來源：USPTO
1995年Deckers公司買下UGG公司及商標
1995年時，Deckers公司收購了Smith先生的UGG持股公司。之後，Deckers改變行銷策略，將UGG作為一種高級品牌形象，改到知名百貨公司銷售，也在其他大型零售店和自己的UGG概念店銷售。Deckers公司在2000年代初期，支出數千萬美元的廣告費用，讓這個品牌在名人之間變得火熱，從2011年起每年全球營收達到10億美元。目前UGG的產品線，包括各種男女兒童鞋類和服裝、手袋配件和家庭用品。
在2015年以後，Deckers公司不再使用UGG Australia，並重新設計商標，只剩下UGG。
圖二、Deckers公司2005年註冊的商標，美國商標註冊號第3050902號商標 圖片來源：USPTO
被告Australian Leather公司
本案的被告是Australian Leather公司，在澳洲成立於1990年代，製造名為UGG靴的羊毛靴產品。該公司並沒有直接在美國市場銷售產品，但因為在網路上販售產品，而有來自美國個別消費者的零星網路訂單。在2014到2016年間，有33筆網路訂單，賣了42個產品到美國。
通用詞不得註冊為商標
所謂的「通用詞」（generic term）乃指該詞已經成為某一類商品的名稱或描述。在任何情況下，通用詞都不能變成一商標。美國聯邦註冊的商標原則上被推定為有效，但若一註冊商標變成一商品或服務之通用詞，利害關係人可以請求廢止該註冊。判斷一商標是否成為通用詞，最重要的是看相關公眾之認知，而非購買者的動機。
美國極少數的衝浪者可能認為ugg為通用詞
判決中說明，從1960年代起，就有四家澳洲的雪靴商人，試圖在美國衝浪和滑雪用品市場，開始銷售ugg羊毛靴。同樣在1960年晚期，加州少數幾間衝浪品店就開始銷售羊毛靴，這些商店老闆認為ugg是一種通用詞。不過大部分的客人，除非去過澳洲，並不把ugg當成通用詞，而當成一個品牌。
根據上述證詞，至少在1970年代在南加州的衝浪者間，會將ugg當成一個通用詞。但法院認為，所謂的相關消費者，並不能只有這麼小群的人。因為購買靴類產品的消費者非常廣大，不能僅用極少數的衝浪者或衝浪商店的認知，就認為鞋類的相關消費者將ugg認為通用詞。反之，根據原告所提出2017年的調查，98%的消費者認知UGG是一個品牌。
美國目前消費者的認知
本判決非常重視美國消費者的認知。UGG靴在美國的主要消費者為16歲至54歲的女性。在2017年，原告Deckers公司自己進行了一個全美的調查，調查過去12個月買過或者在未來12月可能會買靴和鞋子(不包括運動鞋)的600位女性。這個調查問了四個品牌名稱，以及三個通用名稱，結果顯示，98%的受訪者，認知UGG是一個品牌名稱，而非通用名稱。
表一、原告在2017年做的消費者調查 資料來源：Deckers Outdoor Corp. v. Australian Leather Pty. Ltd., 340 F.Supp.3d 706, 714 (2018).
在2004年和2011年，Deckers公司也做過類似的消費者調查，在2004年時，58%的消費者認知到UGG是品牌名稱；到2011年時，89%的消費者認知到UGG是一個品牌名稱。
一個語言學教授曾經搜尋1970-80年代和2009-2015年間，美國的各種網路、資料庫等，發現這兩個時期，在美國都沒有將ugg、ug、ugh當成鞋類領域的通用詞。一位鞋業歷史學者經研究也認為，從1969到1984年間，不論一般消費者或美國鞋業，均沒有使用ugg或類似用語作為通用詞。其認為，也許只有極少數加州的衝浪者知道ugg這個詞與UGG品牌不同。
法院認為，就算被告證明ugg在澳洲是一個通用詞，但這對美國消費者對ugg的認知沒有影響。因而被告Australian Leather並沒有證明，ugg這個詞對美國的鞋類產品消費者而言，曾經或現在是一個通用詞。
外文等同原則(Foreign Equivalents Doctrine)
此外，美國有所謂的「外文等同原則」(doctrine of foreign equivalents)，其內涵為任何人不可將外國的通用詞註冊為商標，如果允許其註冊，將會阻止競爭事業無法用最能讓消費者知道的外國語言來描述其產品。
法院提到，雖然澳洲人將ugg這個字當成羊毛靴的通用詞，但是這並無法證明，美國人也將ugg當成一個通用詞。
法院認為本案不適用外文等同原則，首先，該原則本來是處理「非英文」中的一個通用詞，能否在美國市場中取得商標註冊問題，並非用來處理外國的「英文」與美國的英文這種情況。其次，這個原則本來是想要禁止不讓某個廠商獨佔一個通用詞，但縱使ugg在澳洲是一個通用詞，卻無法證明，熟悉澳洲對該詞用法的美國人，或者來美國的澳洲旅客會因而被誤導，在美國只有一家公司可以販賣ugg風格的羊毛靴。
是否詐欺申請取得商標？
在美國，申請專利和商標時要對專利商標局誠實，倘若有詐欺取得專利或商標，其專利或商標將無法實施(unenforceable)。不但他人可以主張該商標無法實施，在美國商標法中還可以主張，因為商標權人詐欺取得商標，對他人行使商標造成的損害，可請求損害賠償。
所謂詐欺取得商標，必須申請人在申請過程中分，明知事實而做成虛假(false)、重要的(material)表達。若要主張他人詐欺取得商標，必須提出清楚而具說服力之證據。申請過程中單純的疏失，不能算是詐欺。
本案中，被告Australian Leather主張， Deckers公司的前手，乃詐欺取得UGG公羊圖商標，因而請求因詐欺而受到損害賠償，並主張該商標無法實施。
1985年12月，UGG進口行向美國專利商標局申請了的UGG Australia公羊圖商標。在該商標申請案中，Smith宣示，他相信自己的公司是商標權利人，且沒有其他人有權使用該商標。他並將1979年12月28日列為該商標的首次使用日。該商標案於1987年獲得註冊為美國商標號第1460992號商標。但到2008年，Deckers公司並沒有延展開商標，因而該商標已於2008年屆期。
在美國商標申請過程中，審查官和商標申請代理人Brown會有一些問題往返。當時的審查官有問商標代理人：「UGG這個詞在相關交易或產業有無任何意義？」被告Australian Leather認為，當時代理人Brown一定是回答：「在交易或產業上沒有任何意義」，審查官才會在審查記錄中對這個問題的意見寫：「不重要」。但是，商標代理人Brown在後來的作證中說，他的回答是：他認為在美國沒有意義，但在澳洲ugg被用於指示羊毛靴。
Australian Leather主張，如果當時Brown有誠實以告ugg的其他意義，那麼審查官可能會在核准該商標時，要求就ugg這個詞聲明「不專用」(disclaimer)。但法院認為，就算當時審查官就ugg這個詞聲明不專用，也不代表ugg這個詞就變成通用詞。既然ugg在美國不是通用詞，Deckers公司在後續取得的其他UGG商標都沒有問題。
而且，UGG公羊圖商標已於2008年屆期，而Australian Leather是在2014年才開始賣產品到美國，所以不會因為這個公羊圖商標是否是詐欺取得而受到任何損害。而且，由於原告並不是用這個公羊圖商標提告，就算其屬於詐欺取得商標，被告都不能提出商標無法實施之抗辯。
結語
本案有趣之處在於，同樣是英語系國家，澳洲將ugg當成羊毛雪靴的通用詞，但美國並沒有將ugg當成通用詞。可是，美國另外有所謂外文等同原則，提到外文中對商品的名稱，不得註冊為商標。本案法院判決卻認為不適用該外文等同原則。這是否意味著，外文中對商品的描述，必須也被美國消費者認為屬通用詞，才不得註冊？如此一來，不就否定了此外文等同原則？本案被告Australian Leather對外表示，會將這個案件繼續上訴到美國最高法院。因而，我們可以繼續追蹤這個案件的後續發展。
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